Marchio tutelato solo se le parole non sono comuni
Lo sai che?
22 Mag 2016
 
L'autore
Redazione
 


Leggi tutti gli articoli dell'autore
 

Marchio tutelato solo se le parole non sono comuni

Marchio debole e forte: che differenza c’è; la protezione contro la contraffazione è possibile solo se il nome del marchio e i termini utilizzati hanno capacità distintiva.

 

Non si può chiamare un bar “Caffé” e poi pretendere che i concorrenti non utilizzino lo stesso nome, così come non si può vietare a qualcuno di chiamare la propria azienda “Amore per l’auto” se la propria, già presente sul mercato da anni, si chiama “Passione per l’auto”: per proteggere un marchio, infatti, è necessario che le parole prescelte abbiano “capacità distintiva”, siano cioè al di fuori del normale lessico di tutti i giorni. Se così non fosse, si finirebbe, in breve tempo, per “impegnare” tutto il vocabolario della lingua italiana e nessuno potrebbe più utilizzare termini di uso comune come “Lavanderia”, “Automeccanica” o distinzioni geografiche come “Meridionale”, “Padano”, “Tirolese”, ecc. Il discorso, ovviamente, non vale solo per le singole parole, ma anche per una composizione delle stesse (chiamare, ad esempio, un ditta di trasporti “Trasporti rapidi” non ha certo capacità distintiva).

 

In questo consiglio si sostanzia una recente sentenza della Cassazione [1] in cui viene ribadita la distinzione tra “marchio debole” e “marchio forte”: il primo è quello costituito da parole semplici, non lontane dal comune gergo quotidiano e che, pertanto, non può essere tutelato da concorrenti che abbiano optato per parole simili (anche se vendono gli stessi prodotti); il secondo, invece, è caratterizzato da termini a volte inventati (si pensi alla parola “Coca Cola”, “Lovable”, ecc.) o, comunque, fortemente caratterizzanti (si pensi “Sicurauto”), che pertanto consentono una più ampia tutela dalla contraffazione. Insomma, nel marchio forte c’è un’opera creativa e di fantasia da parte del suo autore, mentre nel marchio debole c’è un utilizzo di parole di senso comune e fortemente collegate alla natura del prodotto.

 

Chi sceglie per la propria attività commerciale parole semplici da ricordare, ma anche comuni, avrà tra le mani solo un marchio debole e deve sapere già in anticipo che non potrà vietare ad eventuali concorrenti di utilizzare marchi molto simili al suo. Pertanto, potrebbe essere anche inutile proteggere il marchio nominativo: meglio dotarsi di un buon logo, un segno grafico caratterizzante, e proteggere quanto meno il marchio figurativo.

 

 

La differenza tra marchio debole e marchio forte

Secondo il costante orientamento della Cassazione [2] un marchio si definisce “forte” quando è costituito da un segno privo di attinenza con il prodotto che contraddistingue. Questo tipo di marchio non presenta pertanto alcun collegamento concettuale o nesso logico con il prodotto cui si riferisce ed è frutto di pura fantasia da parte dell’inventore.

Un marchio “debole” al contrario si limita a “descrivere” la natura o le qualità di un prodotto evocando il bene così contraddistinto.

 

Nel caso di marchio debole il titolare non può evitare che altri lo usino semplicemente ricorrendo a lievi varianti rispetto al proprio.

In ipotesi invece di marchio forte, la tutela è piena e maggiore con il divieto nei confronti degli imitatori che utilizzano segni simili per prodotti analoghi.


La sentenza

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 17 maggio 2016, n. 10078
Presidente Ragonesi – Relatore Nazzicone

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Milano con sentenza del 12 marzo 2009, in accoglimento dell’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Bergamo, ha respinto le domande proposte dalle società Sara Lee Meats Europe B.V. e Lovable Italiana s.p.a. (cui sono subentrate, quali successori a titolo particolare, rispettivamente la DBA Lux 1 e la Branded Apparel Italia s.r.l.) – la prima titolare e la seconda licenziataria del marchio internazionale per articoli di biancheria intima “Lovable Mimesis” – contro la Ladyberg s.p.a., titolare del segno “Mimetic Papillon”, volte all’accertamento della contraffazione del marchio e della concorrenza sleale, alla conferma del provvedimento cautelare di inibitoria, alla condanna della medesima al risarcimento del danno, oltre alla sanzione per ogni ulteriore violazione ed alla pubblicazione della sentenza.
La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto il carattere descrittivo del termine mimesis, con valenza meramente evocativa delle caratteristiche del prodotto, costituito da capi aderenti alla pelle ed invisibili sotto gli abiti. Ha concluso, pertanto, per

Mostra tutto

[1] Cass. sent. n. 10078/16 del 17.05.2016.

[2] Cfr. Cass. sent. n. 3118/2015 e n. 1906/2010.

 


richiedi consulenza ai nostri professionisti

 
 
Commenti