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Codice civile aggiornato  al  16 Gen 2015
 
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Art. 2569 codice civile: Diritto di esclusività

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (1).

In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell’art. 2571 (2) (3) (4).


Commento

Marchio: segno che contraddistingue i prodotti o i servizi dell’impresa; può consistere in un emblema, in una denominazione o in un segno purché presenti carattere distintivo.

 

(1) L’art. 20, d.lgs. 30/2005 cit. riconosce al titolare dello stesso il diritto di vietare ai terzi l’uso di un segno distintivo identico al proprio, indipendentemente dal rischio di confusione.

 

(2) I marchi possono essere classificati secondo diversi criteri. Una prima distinzione si basa sulla natura dell’attività svolta dal titolare del marchio (marchio di fabbrica e di commercio). Altra distinzione è quella fra marchio generale e marchi speciali a seconda che l’imprenditore utilizzi un solo marchio per tutti i prodotti (marchio generale) o più marchi per differenziare i diversi prodotti della propria impresa (marchi speciali).

Ulteriormente si può distinguere il marchio individuale, utilizzato da un singolo imprenditore, dal marchio collettivo (o di categoria) [v. 2570]. In relazione alla loro composizione, i marchi possono essere: emblematici o figurativi (consistono in figure, riproduzioni di oggetti del mondo reale o disegni fantastici); nominativi (nome del produttore); denominativi (nomi comuni e di fantasia o varie combinazioni di parole).

Inoltre, con riferimento alla capacità distintiva del marchio, altra differenza viene fatta tra marchi forti e marchi deboli. I primi sono dotati di un’accentuata capacità distintiva e di una protezione molto intensa, in quanto frutto di pura fantasia; i secondi sono costituiti da parole di uso comune o descrittive combinate fra loro.

 

(3) Per ricevere tutela da parte dell’ordinamento giuridico, il marchio deve rispondere a determinati requisiti di validità. Non deve, innanzitutto, contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume [v. 1343] né segni lesivi di un altrui diritto di autore (requisito della liceità). Inoltre nel marchio non devono essere inseriti segni idonei ad ingannare il pubblico sulla natura e sulla qualità dei prodotti (principio di verità).

 

(4) Il Reg.(CE) n. 40/94 ha istituito il marchio comunitario che conferisce al titolare un diritto di esclusiva su tutto il territorio comunitario. Il marchio comunitario produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decadenza, di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Comunità.

La registrazione avviene presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI), in forza della quale chi ha registrato un marchio in uno degli Stati aderenti all’Unione può chiedere entro 6 mesi la registrazione negli altri Stati unionisti, prevalendo su coloro che in tale periodo abbiano effettuato una registrazione in tali Stati.

 

La funzione fondamentale del marchio è quindi quella di differenziare i prodotti di un imprenditore da quelli dei concorrenti.

 


Giurisprudenza annotata

Marchi

La veste di locatario del locale non può ritenersi sufficiente ad affermare la legittimità dell'uso del marchio storico del locale stesso (nella specie, l’insegna dell’attività di caffetteria e pasticceria) anche solo descrittivo, del quale sia comunque vantato il legittimo uso in via distintiva.

Tribunale Milano Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale  16 maggio 2013 n. 6918  

 

I nomi geografici ben possono essere considerati frutto di fantasia e come tali essere usati come marchio (forte) del proprio prodotto, quando, non provenendo quest'ultimo dalla località evocata con il predetto nome né essendo, comunque, un prodotto tipico di essa, assume rilievo determinante l'idea originale dell'imprenditore di presentare il prodotto e la località associati all'attenzione del pubblico. Tale associazione, infatti, non essendo ispirata dalla provenienza del prodotto, non può che appartenere al patrimonio ideale di chi per primo la compie.

Tribunale Roma sez. IX  10 giugno 2011 n. 12666

 

È inibito all'imprenditore l'utilizzo del proprio nome per commercializzare un prodotto quando un’altra ditta abbia precedentemente registrato lo stesso marchio.

Cassazione civile sez. I  21 luglio 2010 n. 17117  

 

Posto che l'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno distintivo come bene autonomo, è necessaria e sufficiente la verifica della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento relativo alla confondibilità dei prodotti e dalle concrete modalità di uso del segno, riservato, invece, all'azione di concorrenza sleale.

Cassazione civile sez. I  13 febbraio 2009 n. 3639  

 

In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando, non soltanto l'identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l'identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cosiddetta «confondibilità tra imprese».

Cassazione civile sez. I  10 ottobre 2008 n. 24909  

 

In materia di marchio, i cosiddetti accordi di coesistenza, con i quali, nell'ambito di una transazione, si intenda risolvere un conflitto tra marchi reciprocamente indipendenti e disciplinare l'uso di marchi interferenti per l'identità o la confondibilità dei segni o dei prodotti, non hanno carattere dispositivo, in quanto non danno luogo ad un trasferimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio e neppure alla costituzione di un diritto più limitato di quello spettante al titolare del marchio in favore di un soggetto diverso; tali convenzioni, pertanto, hanno efficacia meramente obbligatoria inter partes e non limitano la tutela del marchio nei confronti dei terzi, salvo il caso in cui abbiano assunto indirettamente un rilievo esterno, contribuendo ad una diversa delimitazione reale dell'ambito di protezione del segno, con effetti potenzialmente irreversibili anche nei confronti dei terzi e dei consumatori (Nella specie la S.C. ha riconosciuto l'efficacia meramente obbligatoria ad un accordo intervenuto fra le società facenti capo ai due stilisti Valentino Garavani e Mario Valentino, con cui erano stati fissati, fra l'altro, i settori merceologici nell'ambito dei quali ciascuna parte avrebbe potuto usare il proprio nome o la firma).

Cassazione civile sez. I  10 ottobre 2008 n. 24909  

 

In tema di tutela del marchio, l'accertamento sulla confondibilità dei segni, in caso di affinità dei prodotti, non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma, al contrario, in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici e visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante e senza omettere l'esame relativo alla natura «forte» o «debole» del marchio esaminato. (Nella fattispecie, l'impresa titolare di un marchio registrato relativo ad una pubblicazione per bambine, che ne caratterizzava in via esclusiva la rappresentazione grafica e il contenuto, in quanto corrispondente ad una bambola tra le più diffuse nel mercato, aveva denunciato l'utilizzazione in un periodico concorrente di una denominazione e di segni distintivi fortemente confusivi. La S.C., in riforma della sentenza di secondo grado, ha censurato l'omessa indagine sulla natura del marchio come «forte» o «debole» e la carente valutazione sintetica e globale di tutti gli elementi individuanti i prodotti).

Cassazione civile sez. I  07 marzo 2008 n. 6193  

 

Un segno può essere utilizzato come domain name quando abbia avuto esito negativo la ricerca di anteriorità identiche condotte dalla Registration Authority Italiana (R.A.) esclusivamente sui domain names già registrati, senza cioè che l’esame si estenda al confronto con antecedenti registrazioni del medesimo segno come marchio. L’interferenza tra domain name e nomi o marchi prescinde totalmente dalla registrazione, pertanto la procedura prevista dalle regole di naming tuttora non assicura un idoneo filtro a tutela dei segni distintivi dell’imprenditore.

Corte appello Firenze sez. I  09 settembre 2005 n. 1284  

 

In caso di marchio forte (dall'origine o per vicende successive), la confondibilità si determina anche in presenza di consistenti varianti nel marchio successivamente registrato, ove vi sia appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti; detto nucleo centrale, peraltro, non è identificabile nel mero riferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato settore merceologico, ma riguarda quel "quid pluris" che connoti, all'interno di quel settore, una specifica offerta. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva negato la confondibilità fra marchi di prodotti deodoranti, i quali, oltre a differenziarsi per disegni, forme e diciture, si diversificavano pure per il riferimento dei rispettivi nuclei centrali ad alberi distinti, in tal modo utilizzando messaggi evocativi non coincidenti, nè somiglianti; a tal fine, la sentenza della Corte d'appello aveva osservato che, nel campo dei prodotti destinati a profumare ambienti chiusi, il nucleo essenziale ed individualizzante del marchio forte, suscettibile di protezione sulla scorta di più rigidi criteri di apprezzamento della confondibilità, può essere colto non nel semplice richiamo dell'ambiente boschivo, atto a prospettare l'idoneità del prodotto a creare sensazioni olfattive analoghe a quelle godibili in uno spazio alberato, ma nello specifico collegamento con una singola pianta, rivolto a suggerire il profumo di essa tipico).

Cassazione civile sez. I  21 settembre 2004 n. 18920  

 



 
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