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Art. 2571 codice civile: Preuso

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso (1).


Commento

Marchio: [v. 2569]; Registrazione: [v. 2570].

 

(1) L’ordinamento tutela anche chi usi un marchio senza registrarlo conferendo il diritto di esclusiva [v. 2569] sulla base del solo uso di fatto del marchio e sull’effettivo grado di notorietà raggiunto.

L’esclusiva non si estende comunque ai prodotti affini a quelli individuati dal marchio di fatto.

 

Il marchio non registrato (marchio di fatto) gode di una tutela minore di quello registrato. Chi ottiene la registrazione, infatti, gode della presunzione assoluta [v. 2727] della titolarità del diritto e di una protezione estesa a tutto il territorio nazionale.


Giurisprudenza annotata

Preuso del marchio

Il legittimo preuso di un marchio di fatto in ambito locale esclude rilevanza penale al suo utilizzo nei limiti consentiti, anche ove si accerti la successiva registrazione di un marchio simile al marchio di fatto (fattispecie riguardante l'uso del marchio di fatto "Racconto" apposto su prodotti alimentari destinati all'esportazione, commercializzati da lungo periodo nei paesi esteri, simile al marchio comunitario e internazionale, registrato successivamente, "Pasta Racconto"). Conferma Trib. Napoli ord. 2 maggio 2012

Cassazione penale sez. V  07 novembre 2012 n. 797  

 

Non integra il reato di contraffazione di marchio o di uso di marchio contraffatto la condotta del preutente del marchio di fatto, anche se non notorio, da altri registrato, il quale continui ad utilizzarlo nei limiti del preuso, esercitando questi un diritto espressamente riconosciutogli dall'ordinamento.

Cassazione penale sez. V  08 maggio 2012 n. 28956  

 

In tema di utilizzo delle ragioni sociali da parte di due concorrenti alla stregua di marchi, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 r.d. 21 giugno 1942 n. 929, come modificato dalla l. 21 marzo 1967 n. 158, applicabile ratione temporis, si applica il principio per cui l'uso del proprio nome patronimico come marchio, ancorché accompagnato da elementi differenziatori, è vietato quando tale nome già costituisca marchio, anche di fatto, di altro imprenditore per prodotti dello stesso genere; tale anteriorità conferendo invero al primo utilizzatore l'esclusività dell'uso.

Cassazione civile sez. I  21 maggio 2008 n. 13067  

 

Non è manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 2, comma 2 bis, d.l. 30 gennaio 1999 n. 15, inserito in sede di conversione dalla l. 29 marzo 1999 n. 78, nella parte in cui, senza tener conto della priorità temporale nell'utilizzazione di un determinato marchio in sede di esercizio dell'emittente radiotelevisiva, vieta in modo retroattivo alle emittenti locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione o una testata che richiami, anche in parte, quelli di un'emittente nazionale, anche nell'ipotesi in cui le emittenti locali godessero del preuso del marchio stesso, in riferimento agli art. 3, 41 e 42 cost.

Consiglio di Stato sez. VI  28 marzo 2008 n. 1271  

 

Il diritto, previsto dall'art. 9 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (e indi dall'art. 12, comma 1, lett. b, d.lg. 10 febbraio 2005 n. 30), di continuare nell'uso del marchio non registrato, che importi notorietà puramente locale, ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione di uno stesso marchio da parte di altro soggetto, comporta, per il principio di unitarietà dei segni distintivi espressamente stabilito dagli art. 13 e 17, comma 1, lett. c, del citato r.d. n. 929 del 1942 (e indi dagli art. 22 e 12 del d.lg. n. 30 del 2005) - principio che rinviene la sua rationella tendenziale convergenza dei differenti segni verso una stessa finalità - che chi acquista il diritto su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica (nella specie, di insegna) acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento alla utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse (nella specie, come ditta e in tabelloni pubblicitari), ferma restando l'estensione della tutela all'ambito territoriale raggiunto in riferimento all'uso fattone.

Cassazione civile sez. I  28 febbraio 2006 n. 4405  

 

Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all'art. 48 r.d. 21 giugno 1942 n. 929) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione.

Cassazione civile sez. I  26 settembre 2003 n. 14342  

 

Il preuso del marchio attribuisce al titolare il diritto di utilizzazione esclusiva nell'ambito dell'uso generale o locale e nell'ambito dello stesso genere di prodotti ovvero, quindi, di inibirne l'uso altrui anche nei confronti di chi, successivamente, abbia ottenuto la registrazione; il marchio "preusato" è, pertanto, tutelato anche nei riguardi del marchio brevettato, ma solo se sia idoneo a togliere a quest'ultimo il requisito della novità e si riferisca a prodotti uguali o affini e non eterogenei.

Tribunale Catania  23 luglio 2003

 

Qualora venga utilizzato come "domain name" un marchio di fatto, per l'individuazione della disciplina da applicare in relazione al dedotto uso illegittimo del marchio, occorre fare riferimento non già alle norme contenute nella c.d. legge marchi o, comunque, non a queste integralmente, bensì alle previsioni del codice civile in tema di marchi e, segnatamente, all'art. 2571 c.c., che al marchio non registrato si riferisce.

Tribunale Palermo  04 dicembre 2001

 

Una parola di uso generale non può essere oggetto di domanda di brevetto e - d'altronde - non può dare neppure vita ad una tutela che si fondi sul mero piano del fatto, perché la sua elevazione a segno commerciale non risale ad un'idea in qualche modo inventiva, rendendosi difettante la originalità del segno intesa nel senso di capacità originaria, strutturale, di distinzione. La legge non esclude, tuttavia, che una tale capacità possa essere ravvisata nella combinazione di parole che, singolarmente prese, risalgono ad un uso generale, ma che nel loro insieme, sono in grado di dar vita ad un'espressione in quanto tale originale e perciò dotata di capacità distintiva. Ed è questione di fatto, che spetta all'accertamento del giudice di merito, stabilire se sussista una tale capacità distintiva; capacità la quale legittima la pretesa di una tutela esclusiva anche al di fuori di una fattispecie brevettuale in senso proprio. (Nella specie, la Corte cassa la sentenza impugnata ritenendo che in essa manchi una adeguata motivazione della affermazione - formulata dalla stessa sentenza impugnata - secondo la quale nella dizione "bar speciale", utilizzata per contraddistinguere una miscela di caffè, è individuabile un marchio, ancorché di fatto, atteso che le due espressioni "bar" e "speciale", benché isolatamente considerate siano generiche o descrittive, considerate invece sinergicamente, dentro una unica denominazione, creano l'effetto individualizzante considerato dall'art. 2571 c.c.).

Cassazione civile sez. I  08 gennaio 1998 n. 91

 



 
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