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Art. 2573 codice civile: Trasferimento del marchio

Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico (1).

Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda.


Commento

Ditta derivata: ditta scelta da un dato imprenditore per l’esercizio della propria attività e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all’azienda.

 

(1) Il marchio può essere sia trasferito a titolo definitivo (cessione), sia concesso in godimento temporaneo (licenza di marchio). In ogni caso, dal trasferimento o dalla licenza di marchio non deve derivare inganno nel pubblico dei consumatori in relazione ai caratteri essenziali dei prodotti o servizi.

 

L’istituto del trasferimento del marchio era stato modificato dal d.lgs. 480/1992. La modifica più radicale, confermata dal d.lgs. 30/2005 consiste nell’affermazione del principio della cessione libera del marchio (non più connessa a quella di altri elementi aziendali) e nel riconoscimento esplicito della legittimità della cessione parziale del marchio (ossia solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato) (art. 23).


Giurisprudenza annotata

Marchio

Ai sensi dell'art. 15 del r.d. 21 giugno 1942 n. 929, nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lg. 4 dicembre 1992 n. 480, e dell'art. 2567 c.c. il marchio può essere trasferito solo in occasione del trasferimento dell'azienda o di un ramo particolare di questa e, in tal caso, non sono implicitamente trasferiti anche la ditta o la denominazione (salva l'ipotesi, prevista dall'art. 2573, secondo comma, c.c., della denominazione di fantasia o della ditta figurata), non essendovi alcuna disposizione di legge che lo preveda. Rigetta, App. Milano, 18/01/2008

Cassazione civile sez. I  13 marzo 2014 n. 5931  

 

In tema di nullità per impossibilità dell'oggetto, tale vizio sussiste solo ove l'impossibilità della cosa o del comportamento che ne forma oggetto - oltre che oggettiva e presente sin dal momento della stipulazione - sia assoluta e definitiva. A tale fine sono ininfluenti difficoltà, più o meno gravi, di carattere materiale o giuridico che ostacolino in maniera non irrimediabile il risultato della prestazione prevista. (Nella specie, il Trib. ha respinto la domanda di accertamento di nullità o illiceità del contratto di cessione del marchio e distribuzione in esclusiva dei prodotti ad esso legati).

Tribunale Milano Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale  17 aprile 2013 n. 5384

 

La pronuncia di mera inammissibilità della domanda, senza che vi sia stato alcun esame della pretesa dedotta in giudizio, non equivale ad una sentenza di rigetto nel merito e pertanto non impedisce la riproposizione della stessa domanda con un successivo rituale atto introduttivo di un nuovo giudizio. (Nella specie, rilevato che nel procedimento cautelare non era stata esaminata la domanda dichiarata inammissibile, il Trib. ha ritenuto ammissibile la riproposizione della stessa e autorizzato il sequestro di tutti i prodotti e di tutti i materiali pubblicitari e promozionali realizzati in contraffazione dei segni Lambretta oggetto del contratto di licenza).

Tribunale Milano Sez. Proprieta' Industriale e Intellettuale  21 marzo 2013 n. 79214  

 

Ai sensi dell'art. 2573 comma 2 c.c., quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia, si presume che il diritto all'uso esclusivo si esso sia trasferito insieme al trasferimento dell'azienda. Pertanto, il trasferimento del ramo d'azienda comporta, in assenza di pattuizioni contrarie, anche il trasferimento del marchio che rappresenti un elemento costitutivo dell'azienda.

Tribunale Roma sez. IX  16 settembre 2011 n. 17765  

 

 

Imposta di registro

Il Collegio ritiene che, stante la chiara volontà delle parti di cedere unicamente il marchio senza alcun trasferimento di azienda o di un ramo della stessa, l'atto doveva essere sottoposto a tassazione applicando la voce di tariffa più rispondente al contenuto del contratto ed alla volontà delle parti, a nulla rilevando le ragioni che possono avere indotto le parti ad intitolare il contratto come "cessione di ramo d'azienda" (ragioni consistenti probabilmente nell'evitare la violazione dell'art. 2573 c.c., nel testo previgente, che vietava la cessione del marchio senza cessione d'azienda).

Cassazione civile sez. trib.  16 febbraio 2010 n. 3571  

 

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, l'atto deve essere tassato in base alla sua intrinseca natura ed agli effetti (ancorché non corrispondenti al titolo ed alla forma apparente), da individuarsi attraverso l'interpretazione dei patti negoziali, secondo le regole generali di ermeneutica, con esclusione degli elementi desumibili "aliunde". In funzione di tale indagine, non ha rilevanza alcuna, in assenza di specifiche indicazioni contenute nella normativa sull'imposta di registro, che il contratto realmente voluto dalle parti sia nullo per contrasto con la legge. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la possibilità di qualificare come trasferimento del marchio, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il contratto risultante da una scrittura privata intitolata "cessione di ramo d'azienda", in quanto l'atto, essendo stato stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 83 d.lg. n. 480 del 1992, che ha modificato l'art. 2573 c.c., contrastava con il divieto di alienazione del marchio separatamente dalla cessione dell'azienda, posto da tale disposizione).

Cassazione civile sez. trib.  16 febbraio 2010 n. 3571  

 

 

IVA

A norma dell'art. 3, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di marchi, qualora effettuate verso corrispettivo, costituiscono prestazioni di servizi e, se si tiene conto che l'art. 2573, comma 1, c.c. - nel testo precedente alla novella ex art. 83, d.lg. n. 480 del 1992 (di attuazione della direttiva Cee n. 89/104) - e l'art. 15 r.d. n. 929 del 1942, prevedevano che il diritto all'uso esclusivo del marchio registrato potesse essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di questa, si deve ritenere che, con l'assoggettamento del trasferimento del marchio all'Iva, il legislatore abbia inteso riferirsi all'unica ipotesi, all'epoca, possibile di cessione da parte di un imprenditore, quella cioè del suo trasferimento con l'azienda o con un ramo particolare di essa, irrilevante la contestualità o meno delle due operazioni; nè può sostenersi che abbia inteso riferirsi, invece, alla marginale ipotesi del suo trasferimento da parte di un soggetto che non ne avesse ancora iniziato lo sfruttamento commerciale (soggetto non imprenditore) con la conseguenza che, in caso di trasferimento del marchio con l'azienda, deve procedersi ad una distinta tassazione, della cessione di azienda (o di un suo ramo), con Imposta di registro, e del trasferimento del marchio, con l'Iva; anche perché, al mutamento della disciplina civilistica, ex d.l. n. 480 del 1992 - sostitutivo dei predetti art. 15 e 2573, comma 1, per attuazione della citata direttiva, sì da consentire il trasferimento del marchio separatamente dall'azienda - non si è accompagnato alcun mutamento di quella fiscale, rimasta, invece, quella originaria.

Cassazione civile sez. trib.  26 marzo 2003 n. 4452  



 
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