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Anche il marchio non registrato è valido e tutelato dalla legge

17 Aprile 2013
Anche il marchio non registrato è valido e tutelato dalla legge

È possibile utilizzare un marchio non registrato e ottenere tutela contro chi deposita successivamente un marchio identico o simile.

Al contrario di quanto spesso si ritiene, un marchio, per essere tutelato, non deve essere necessariamente registrato. Ciò, però, può avvenire a determinate condizioni. Ma facciamo un passo indietro.

Il marchio [1] è un segno distintivo che serve a individuare i prodotti o i servizi di una specifica impresa, in modo che non possano essere confusi con altri prodotti o servizi di altre imprese [2].

Ogni marchio può essere registrato:

– presso l’ufficio italiano marchi e brevetti

– oppure presso l’ufficio della Comunità europea situato in Spagna, Alicante (UAMI, Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno).

Tale registrazione non è condizione di validità del marchio che può, infatti, esistere anche se non è stato registrato. In tal caso, si ha il cosiddetto “marchio di fatto”.

Sebbene sia consigliabile effettuare la registrazione del proprio marchio [3], è possibile comunque utilizzare un marchio mai registrato, oppure registrarlo in un momento successivo rispetto all’inizio dell’attività commerciale (ad esempio, dopo aver testato il successo di un prodotto o quando l’impresa è avviata ed è possibile sostenere le spese di registrazione).

Il diritto a utilizzare un marchio, infatti, non è legato alla sua registrazione, ma sorge con il semplice uso di fatto da parte dell’imprenditore. Il marchio non registrato è perciò riconosciuto dalla legge come quello registrato.

Il rischio legato all’uso – anche temporaneo – del “marchio di fatto” è che, nel frattempo, un terzo potrebbe registrare un marchio uguale o simile. In tal caso è possibile ricorrere al giudice, chiedendo che venga dichiarata la nullità del marchio depositato successivamente. Il titolare del marchio di fatto, per ottenere tutela, dovrà però dimostrare il “preuso”,cioè provare di avereiniziato autilizzare il marchio prima della registrazione altrui. Questa prova potrebbe essere assolutamente difficile. Ecco perché è sempre preferibile la registrazione del marchio: con essa infatti vi è già la dimostrazione dell’anteriorità dell’uso.

La tutela legale del marchio è più debole rispetto a quella del marchio registrato. In particolare:

– l’azione giudiziaria deve essere iniziata entro 5 anni dalla scoperta della registrazione illegittima [4].Decorso questo termine, il marchio registrato successivamente diviene valido;

– l’azione di nullità può essere chiesta solo se il marchio non registrato è diffuso nel territorio nazionale o su gran parte di esso.

L’imprenditore che usa un marchio di fatto a livello locale (per esempio in una sola regione) non può opporsi alla registrazione di un marchio uguale o simile al proprio sul territorio nazionale. Egli però potrà continuare a usare il proprio marchio di fatto in ambito locale, ma perderà la possibilità di depositarlo.

di LIDIA LEUCCI

 


È possibile utilizzare un marchio anche senza bisogno di registrarlo; si può anche decidere di registrarlo in un secondo momento. Se nel frattempo qualcun’altro interviene ad utilizzare o registrare lo stesso marchio, si può ricorrere al giudice, entro cinque anni, per chiederne la nullità, dimostrando di aver iniziato ad utilizzare per primi il marchio.

Sarà comunque consigliabile provvedere successivamente alla registrazione, per ottenere l’utilizzo in via esclusiva ed impedire definitivamente a chiunque di usare o depositare segni distintivi uguali o simili.

note

 

[1]  Artt. 2569 ss. cod. civ.; Artt. 7- 28 del Codice della Proprietà Industriale.

[2] Il marchio deve essere

originale: deve caratterizzare in modo efficace il prodotto o il servizio;

– lecito: non deve violare la legge o il buon costume e non deve ingannare sulle qualità del prodotto o del servizio;

nuovo: non utilizzato da altre imprese;

– riproducibile attraverso l’uso di parole, colori, cifre, suoni, segni, ecc.

[3] La registrazione impedisce a chiunque di usare o registrare segni distintivi uguali o simili. Il marchio registrato è valido per 10 anni, rinnovabili senza limiti di durata, su tutto il territorio italiano.

[4] Questo termine non si applica se il terzo è in malafede, cioè conosceva l’esistenza del preuso al momento della registrazione.


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2 Commenti

  1. buongiorno e grazie per l articolo,
    vorrei capire: qualora registrassi un marchio di fatto a mio nome di una azienda che non l ha registrato precedentemente (quindi che sta usando un marchio di fatto), e appunto nel registrarlo conoscessi questo marchio, il logo, il tipo di settore etc. , in ogni caso dopo 5 anni avrei piena tutela nell usarlo se l azienda in questione non avesse alcuna rivalsa / rimostranza entro tale periodo? Inoltre, l azienda cosa dovrebbe / potrebbe fare ? Diffidarmi dall usarlo? Potrebbe chiedere dei danni (dovendo dimostrare il tutto) ? etc.
    Grazie in anticipo,
    cordiali saluti
    Andrea

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