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Marchi, si può usare un nome vecchio?

29 marzo 2017


Marchi, si può usare un nome vecchio?

> Diritto e Fisco Pubblicato il 29 marzo 2017



I marchi decadono per non uso: libero l’utilizzo di un nome oramai non più utilizzato per produrre e vendere.

È libero l’uso di nomi relativi a marchi già registrati da altre aziende, ma non più usati da almeno cinque anni. Questo perché non è tanto la notorietà di un marchio ad essere tutelata dalla legge, ma il suo uso. In altre parole, chi non utilizza più un marchio (perché magari ha interrotto la propria produzione), benché ne sia il legittimo titolare, non può impedire ad altri di utilizzarlo. Risultato: in tema di marchi, si può usare un nome vecchio che non viene più impiegato dal titolare per i prodotti di quella categoria. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri [1]. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire quando è possibile usare un marchio altrui non più sfruttato.

La vicenda

Il caso si riferisce alla vicenda della storica Lambretta, un marchio però non più utilizzato dalla ditta titolare, la Scooters of India Limited, che nel 2002 aveva acquistato il nome “Lambretta” dalla Innocenti. Così, una casa olandese (la Brandconvern Bv) ha tentato di registrare il medesimo marchio, con minime varianti grafiche; alla registrazione però si è opposta – senza successo – la società titolare del marchio. La Cassazione ha pertanto dichiarato estinto il marchio per «non uso».

Quando decade un marchio?

Oltre al caso di rinuncia del titolare, la legge prevede tre ipotesi in cui si verifica la decadenza di un marchio registrato:

  • volgarizzazione: questo fenomeno si verifica quando il nome diventa di uso comune, utilizzato dalla collettività per indicare non più il singolo prodotto della casa madre, ma la categoria generale cui esso si riferisce. Il caso tipico è quello della penna Bic: la gente, quando usa questo nome, si riferisce ormai al modello di penna a sfera e non a quella specifica prodotta dall’azienda titolare del marchio. In questi casi il marchio perde la sua funzione distintiva, perché non identifica lo specifico prodotto proveniente da un produttore determinato, bensì solo la classe merceologica, a prescindere dalla sua provenienza (si pensi anche ai marchi nylon, cellophane, Emmenthal, ecc.);
  • per sopraggiunta illecità (se fosse illecito sin dal momento della registrazione il marchio sarebbe nullo): quando cioè interviene una legge successiva a dichiarare il nome contrario alle norme;
  • per mancato uso per 5 anni consecutivi. Per poter conservare la titolarità del marchio, il titolare deve farne un uso effettivo e non meramente simbolico o sporadico o per quantitativi di prodotti irrisori. Inoltre, l’uso del marchio deve essere conforme alla registrazione (cioè per la relativa classe merceologica) in quanto un uso difforme farebbe nascere un marchio di fatto, ma farebbe morire il marchio registrato. In sintesi, se il titolare del marchio registrato in una determinata classe non lo utilizza quindi per 5 anni di seguito sui prodotti/servizi previsti per quella classe, decade dall’uso del marchio.

Solo l’uso effettivo legittima la tutela del marchio

In base alla sentenza in commento, è l’uso e non la notorietà, o la capacità distintiva, a mantenere in vita un marchio. La Cassazione ha più volte ricordato come l’utilizzazione del marchio d’impresa, onde evitare la decadenza per non uso nei cinque anni, possa avere anche un carattere discontinuo o locale, possa cioè essere mantenuto in vita anche da terzi, purché non in contrasto con il titolare, ma sempre con l’obiettivo di perseguire effettività e presenza sul mercato.

Quindi, è libero l’utilizzo di marchi non più utilizzati da almeno cinque anni dall’effettivo titolare, anche se questi ha mantenuto in vita la registrazione. Non conta infatti l’aspetto formale della registrazione medesima, ma l’uso effettivo e non discontinuo del nome. Di conseguenza, si può ben utilizzare un marchio già usato in passato da altri, ma che non viene più impresso su prodotti attualmente in vendita. Se il titolare dovesse proporre opposizione, il nuovo utilizzatore potrebbe chiedergli la prova dell’effettivo utilizzo del marchio (cosiddetta “prova d’uso”); una parte potrà cioè pretendere che l’altra parte fornisca la prova dell’effettiva utilizzazione del suo marchio nei cinque anni antecedenti. Tale prova potrebbe essere fornita con le fatture di vendita o dimostrando l’avvio di campagne pubblicitarie.

note

[1] Cass. sent. n. 7970/2017 del 28.03.2017.

Autore immagine: 123rf com

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