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Lo sai che? Come difendersi dalla contraffazione?

Lo sai che? Pubblicato il 28 giugno 2017

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> Lo sai che? Pubblicato il 28 giugno 2017

Marchi, loghi e segni distintivi: come si difende il copyright dai venditori ambulanti e dalla contraffazione.

La contraffazione di marchi o segni distintivi delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali viene punita sia in capo a chi materialmente realizza i prodotti “taroccati” o ne fa uso [1], sia in capo a chi li importa [2]. Il codice penale prevede tali ipotesi in due articoli distinti: nel primo caso viene punita l’attività di produzione o l’utilizzo; nel secondo l’importazione allo scopo di porre il bene in commercio.

Per difendersi dalla contraffazione, è opportuno valersi innanzitutto di una perizia sulla merce sequestrata, nonché di fotografie raffiguranti la merce stessa. Ciò appare sempre necessario, al fine di stabilire se si tratti effettivamente di capi contraffatti e tali da poter indurre in inganno il consumatore. In caso contrario, il giudice potrebbe ritenere non sussistente il reato per difetto di offensività della condotta. L’offensività della contraffazione manca se essa non cade su elementi essenziali del marchio, o se è palesemente grossolana ed inidonea a trarre in inganno il pubblico. Ad esempio la vendita di un orologio palesemente falso, tale cioè da poter essere individuato a prima vista come una contraffazione, non costituisce reato [3].

Secondo la Cassazione [4], tale valutazione non deve essere necessariamente effettuata con una perizia ben potendosi effettuare anche con una prova testimoniale, finanche le dichiarazioni della stessa vittima ossia il titolare del marchio contraffatto.

Per difendersi dalla contraffazione è inoltre necessario che dalle prove nel corso del processo non emerga che i prodotti sequestrati sono di pessima qualità, hanno un colore diverso da quello solitamente rinvenibile nei capi originali, oppure che il marchio è posto in un punto diverso rispetto ai capi originali, o ancora che i prodotti sono destinati ad essere venduti ad un prezzo eccessivamente basso, per lo più per strada o in mercatini rionali ed ambulanti. Ad esempio è inverosimile che un rolex venga venduto in una bancarella di un ambulante, a un prezzo di 10 euro, senza scatolino e garanzia. Diverso è invece se questo viene smerciato da una orologeria, nel retrobotteca, all’interno della scatolina originaria. Ciò manifesta la palese contraffazione e, come tale, non è in grado di trarre in inganno la collettività dei consumatori; quindi in tali casi non sussiste neanche il reato.

In un caso analogo a quello in commento, la Supreme Corte ha stabilito che la configurabilità del reato di contraffazione non è esclusa dalla presenza di locandine che avvertono della falsità del prodotto offerto in vendita, sulla cui confezione – che riproduceva i marchi originali – figurava la scrittura “falso d’autore”.

Per difendersi dalla contraffazione è poi importante aver già ottenuto la registrazione del marchio o del brevetto. Secondo la Cassazione [3], infatti, in tema di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito.

La Cassazione ha avuto l’occasione di stabilire, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale già consolidato, che la grossolanità della contraffazione può rilevare ai fini del sequestro probatorio.

«In tema di sequestro probatorio di prodotti con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, sussistono i presupposti del reato nel caso di profumi messi in commercio in confezioni che, pur riportando altro marchio, richiamano ai fini descrittivi il nome commerciale di fragranze protette dalla registrazione del marchio, essendo tali confezioni inidonee a evitare l’effetto decettivo».

Sulla scorta di questo principio la Cassazione rileva che la detenzione di prodotti recanti marchio contraffatto, per quanto grossolano, è sufficiente ad integrare il delitto di immissione in commercio di prodotti contraffatti, in quanto esso tutela in via principale e diretta la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi. Nonostante la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno è ugualmente possibile il sequestro probatorio.

Una volta però eseguito il sequestro, per difendersi dalla contraffazione è necessario – come detto – dimostrare che il prodotto contraffatto sia tale da porre in inganno il pubblico. Ad esempio, la contraffazione del marchio Alviero Martini in Oliviero Martini non è stata ritenuta idonea a ledere l’interesse pubblico tutelato dalla norma, pertanto è stato escluso l’illecito penale. In tale caso, secondo la Cassazione [6], bisogna sempre verificare prima «l’avvenuta registrazione dei marchi contraffatti». Ad esempio non si ha contraffazione se «diciture e immagini riportate sulla merce sequestrata» non sono catalogabili come «falsificazione di marchi, loghi o segni distintivi» – noti al grande pubblico – a cui «somigliano» e che «possono rievocare» ma «dai quali», aggiungono i giudici, «differiscono inequivocabilmente».

Ciò comporta che, a fronte di semplici «analogie», non si può parlare di «prodotti con segni falsi». Di conseguenza, nessun reato è addebitabile al ‘vu cumprà’.

Per difendersi dalla contraffazione, in sostanza, è necessario operare il cosiddetto «giudizio di confondibilità» sulla base dell’attitudine – concreta e non astratta – del prodotto taroccato di trarre in inganno il pubblico medio e non il consumatore più esperto. Secondo la Cassazione [7], tale giudizio di confondibilità consiste nella circostanza che i beni o i prodotti di cui si parla siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui l’affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco costituito dall’eventuale identità dei canali di commercializzazione.

L’identità delle esigenze che spingono all’acquisto dei prodotti di cui si afferma l’affinità merceologica non può tuttavia essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l’esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, ecc.). Al contrario, la valutazione di confondibilità deve realizzarsi avendo a mente la prospettiva del consumatore e deve essere ancorata agli elementi concreti dei marchi come percepiti dagli utenti e dai consumatori.

L’accertamento in ordine alla confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi avendo riguardo all’insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici, ove esistenti. Ciò che rileva è l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati. La confondibilità consiste, in particolare, nella possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro, con la conseguenza che è sufficiente che il grado di somiglianza tra questi marchi abbia l’effetto di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un nesso tra di essi, non necessariamente a credere che si tratti dello stesso produttore.

Marchio debole e marchio forte: la differente tutela

Non in ultimo, per stabilire la tutelabilità del marchio o del segno distintivo conta la sua originalità. Tanto più il nome ha un margine di novità e di creatività nel panorama del settore, tanto più può essere tutelato. Si pensi al caso di parole del tutto inventate come «Coca Cola», «Adidas», «Liu Jo», ecc. Sono i cosiddetti marchi forti. È anche un marchio forte quello che non presenta pertanto alcun collegamento concettuale o nesso logico con il prodotto cui si riferisce ed è frutto di pura fantasia da parte dell’inventore (ad esempio il marchio «Lovable»). Al contrario, i marchi deboli sono quelli privi del carattere dell’originalità: si pensi – tanto per fare un esempio scolastico – all’insegna di un negozio “Lavanderia rapida” per distinguere appunto un’attività di lavanderia, oppure “Panino super” per individuare una paninoteca. In tali casi, anche minime varianti del marchio o del segno distintivo non potranno essere oggetto di un giudizio di contraffazione.

Secondo la Cassazione [8] sussiste la contraffazione di un marchio “forte” quando si ripeta in un segno concorrente, in qualunque modo, la sua tipica ed individualizzante capacità distintiva ed il suo caratteristico messaggio, mentre ad evitare la contraffazione del marchio “debole”, il cui messaggio è intrinsecamente poco individualizzante, sono sufficienti differenziazioni anche lievi.

Un marchio debole si limita a descrivere la natura o le qualità di un prodotto evocando il bene così contraddistinto. Nel caso di marchio debole il titolare non può evitare che altri lo usino semplicemente ricorrendo a lievi varianti rispetto al proprio.

In ipotesi invece di marchio forte, la tutela è piena e maggiore con il divieto nei confronti degli imitatori che utilizzano segni simili per prodotti analoghi.

note

[1] Art. 473 cod. pen.

[2] Art. 474 cod. pen.

[3] Cass. sent. n. 18289/16.

[4] Cass. sent. n. 27410/17 del 1.06.2017. La contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi si può accertare in via testimoniale sentendo, in causa, le dichiarazioni di soggetti qualificati per conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività. Sulle prove testimoniali si rileva che il divieto di apprezzamenti personali non opera se il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti accaduti sotto la sua diretta percezione sensoriale inerenti alla sua abituale e specifica attività: l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto.

[5] Cass. sent. n. 553/17.

[6] Cass. sent. n. 33079/16.

[7] Cass. sent. n. 13170/16.

[8] Cass. sent. n. 10078/17.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 gennaio – 2 maggio 2016, n. 18289
Presidente Lapalorcia – Relatore Guardiano

Fatto e diritto

1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Lucca, in funzione di tribunale del riesame, adito ex art. 324, c.p.p., confermava il decreto di convalida di sequestro probatorio di polizia giudiziaria, avente ad oggetto sei borse, recanti elementi riconducibili ai marchi registrati della “Prada s.p.a.”, adottato dal pubblico ministero presso il tribunale di Lucca, in data 11.6.2015, nei confronti di V.M., in relazione al delitto di cui all’art. 473, c.p., così qualificando la fattispecie concreta, rispetto alla originaria contestazione ex art. 474, c.p.
2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il V., a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. C.S., del Foro di Lucca, lamentando violazione di legge, in relazione alla ritenuta ipotesi di reato prevista dall’art. 473, c.p., di cui, in realtà, non ricorrono gli elementi costitutivi, in quanto, tenuto conto che all’atto del sequestro il modello “Prada Inside”, cui appartenevano tutte le borse sequestrate, per ammissione della stessa società produttrice, non era stato ancora messo in commercio, né pubblicizzato, la condotta dell’indagato non era idonea a generare alcuna confusione circa la reale provenienza del bene, non ancora inserito nel circuito commerciale, e perciò a sviare il consumatore, il quale ignorava che il modello era stato registrato da un soggetto diverso.
Ne consegue che non risulta leso nel caso in esame il bene giuridico tutelato dalla norma penale, cioè il generale affidamento circa la provenienza dei modello, ma solo l’interesse economico dei produttore che aveva ottenuto la registrazione dello stesso.
3. II ricorso non può essere accolto per infondatezza dei motivi che lo sorreggono.
4. Ed invero l’assunto difensivo secondo cui il singolo consumatore non avrebbe potuto essere tratto in inganno in ordine alla reale provenienza dei bene, in quanto il modello “Inside”, cui erano riconducibili le borse messe in vendita dal V. con impressa la dicitura “M. V. Prodotto da G.S.”, recanti elementi identificativi dei marchi registrati della “Prada s.p.a.”, non era ancora stato “lanciato sul mercato dalla suddetta società, non è condivisibile. L’interesse del singolo acquirente, infatti, non rappresenta l’oggetto della tutela giuridica apprestata dalla norma penale di riferimento.
Come affermato, infatti, dal prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474, c.p., è innanzitutto (ma non solo, come si dirà in seguito) la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l’affidamento del singolo, sicché, ai fini dell’integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto (cfr. Cass., sez. II, 27/04/2012, n. 28423, rv. 253417; Cass., sez. II, 27/04/2012, n. 28423). Sicché, ai fini della configurabilità del reato di cui si discute, sotto il profilo oggettivo, è sufficiente e necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato, nelle forme previste dalle leggi interne o dalle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, all’esito della prevista procedura, in quanto la falsificazione dell’opera dell’ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale (cfr. Cass., sez. V, 04/06/2013, n. 41891, rv. 256707; Cass., sez. V, 12/04/2012, n. 25273), circostanza, quest’ultima, pacificamente verificatasi nel caso in esame, poiché, come rilevato dallo stesso ricorrente, il modello “Inside” è stato registrato in ambito comunitario dalla stessa “Prada” in data 26.3.2015 presso I’UAMI di Alicante.
Né va taciuto, che, come da tempo evidenziato dalla migliore dottrina penalistica, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il reato di cui all’art. 473, c.p., ha natura di reato plurioffensivo, destinato a tutelare non solo quel particolare bene giuridico, di natura immateriale e collettiva, rappresentato dalla pubblica fede, ma anche altri beni meritevoli di protezione, quali le privative sui marchi registrati, l’interesse alla regolarità del commercio e dell’industria e, più in generale, l’economia nazionale, secondo una condivisibile tendenza volta ad assicurare effettività ai principi costituzionali in materia di iniziativa economica e di proprietà privata.
In questa prospettiva si colloca la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, che, nella sua espressione più autorevole, ha evidenziato come, in tema di oggettività giuridica, nei delitti contro la fede pubblica deve riconoscersi, oltre a un’offesa alla fiducia collettiva in determinati atti, simboli o documenti – bene oggetto di primaria tutela – anche un’ulteriore attitudine offensiva degli atti stessi in riguardo alla concreta incidenza che esercitano nella sfera giuridica dei singolo privato.
I delitti previsti dal titolo VII del vigente codice penale, pertanto non tutelano solo la fede pubblica, ma anche gli specifici interessi concreti dei soggetti che subiscono un pregiudizio dalla attività di falsificazione o di utilizzazione dei beni frutto della falsificazione (cfr. Cass., sez. un., 25/10/2007, n. 46982). Può, dunque, sostenersi che l’art. 473, c.p., appresta una tutela anticipata alla pluralità di interessi che possono essere pregiudicati dalle attività di falsificazione o di utilizzazione dei prodotti contraffatti in esso contemplate, che prescinde dalla immissione sul mercato dei suddetti prodotti, in quanto il bene oggetto,, della falsificazione, una volta registrato, è per sua natura destinato alla circolazione nel libero mercato, anche se non ancora inserito nel relativo circuito commerciale.
In questo senso, del resto, si sono espressi una serie di condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’uso di marchi e segni distintivi punito dall’art. 473, c.p., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l’immissione in circolazione dell’oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue (cfr. Cass., sez. II, 22.6.2010, n. 26263, rv. 247684; Cass., sez. V, 2.4.1996, n. 4305, rv. 204837).
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del

procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 luglio 2016 – 5 gennaio 2017, n. 553
Presidente Fumo – Relatore De Berardinis

Ritenuto il fatto

Con ordinanza in data 16/2/16 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Riesame, annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio,emesso dal PM in relazione ai prodotti sottoposti al vincolo cautelare dalla Guardia di Finanza, in un controllo eseguito presso la ditta di B.G., che deteneva a fine di vendita profumi recanti marchi di note case produttrici, privi dell’autorizzazione all’utilizzo del marchio,come descritto nel provvedimento.
Nella specie il Tribunale aveva escluso la sussistenza del “fumus delicti”, inerente all’ipotesi di cui all’art. 474 CP, ritenendo pertanto insussistenti le esigenze probatorie.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo:
1. violazione di legge inerente agli art. 474-240 CP e 253-355-324 CPP.
A riguardo evidenziava l’erroneità della decisione, fondata sull’assunto che le confezioni di cui si tratta non erano idonee a trarre in inganno i consumatori, e sulla non perfetta rispondenza dei marchi contraffatti a quelli originali.
Menzionava sul punto l’art. 20 del Codice della proprietà industriale che prevede il diritto del titolare del marchio di vietare a terzi l’utilizzo di marchi similari.
In conclusione chiedeva pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata
Il PG in Sede ha formulato richiesta di annullamento con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
La difesa di B.G. ha depositato memoria sostenendo l’infondatezza del ricorso proposto dal PM.

Rilevato in diritto

Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero la pronuncia di annullamento della convalida del sequestro disposta dal PM risulta viziata da erronea applicazione della legge penale, come dedotto dal requirente. Va in materia richiamato l’indirizzo giurisprudenziale enunciato da questa Corte, con sentenza Sez. II, n. 2787 del 3/12/2015-RV265777 – ove si è stabilito che – in tema di sequestro probatorio di prodotti con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, sussiste il “fumus commissi delicti” nel caso di profumi messi in commercio in confezioni che,pur riportando altro marchio, richiamano` a fini descrittivi i il nome commerciale di fragranze protette dalla registrazione del marchio, essendo tali confezioni inidonee ad evitare l’effetto decettivo (tanto con riferimento al disposto dell’art. 474 CP e art. 253 Cod. Proc. Pen. Si richiama altresì Sez. V, n. 5260 del 11/12/2013-RV258722 – per cui integra il delitto di cui all’art. 474 Cod. Pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana,considerato che l’art. 474 Cod. Pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta pertanto di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (v. altre conformi: n. 31451 dei 2006, RV235214; n. 11240 del 2008_RV239478).
Orbene, resta evidente la violazione di legge denunciata dal PM ricorrente nel caso di specie,ove emerge la erronea applicazione della legge penale, nella esclusione dei presupposti di convalida del sequestro a fini probatori.
Va dunque pronunziato l’annullamento dell’ordinanza di cui si tratta, con rinvio al Tribunale di Napoli -Nord, Sez. riesame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli – Nord, Sez. Riesame.


Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 17 maggio 2016, n. 10078
Presidente Ragonesi – Relatore Nazzicone

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Milano con sentenza del 12 marzo 2009, in accoglimento dell’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Bergamo, ha respinto le domande proposte dalle società Sara Lee Meats Europe B.V. e Lovable Italiana s.p.a. (cui sono subentrate, quali successori a titolo particolare, rispettivamente la DBA Lux 1 e la Branded Apparel Italia s.r.l.) – la prima titolare e la seconda licenziataria del marchio internazionale per articoli di biancheria intima “Lovable Mimesis” – contro la Ladyberg s.p.a., titolare del segno “Mimetic Papillon”, volte all’accertamento della contraffazione del marchio e della concorrenza sleale, alla conferma del provvedimento cautelare di inibitoria, alla condanna della medesima al risarcimento del danno, oltre alla sanzione per ogni ulteriore violazione ed alla pubblicazione della sentenza.
La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto il carattere descrittivo del termine mimesis, con valenza meramente evocativa delle caratteristiche del prodotto, costituito da capi aderenti alla pelle ed invisibili sotto gli abiti. Ha concluso, pertanto, per la qualificazione del marchio in discussione come marchio debole in riferimento alla parola mimesis in esso inserita, con la conseguenza che ne è impedita solo la riproduzione, laddove sono sufficienti varianti del termine per escludere la violazione, dovendo restare a disposizione di chiunque l’uso dell’elemento espressivo (la mimesi) che ne costituisce il nucleo, con esclusione di ogni appropriabilità monopolistica del medesimo.
Ha, pertanto, escluso l’integrazione della fattispecie della concorrenza sleale, in ragione della netta evidenziazione, nei due marchi, delle parole Lovable e Papillon specificamente indicative del produttore, con la conseguente inequivoca riferibilità dei capi a distinte realtà imprenditoriali e negazione dell’effetto look-alike per il consumatore.
Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione da DBA Lue 1 e da Branded Apparel Italia s.r.l. sulla base di tre motivi, illustrati pure dalla memoria di cui all’art. 378 c.p.c., mentre non svolge difese nessuna delle intimate.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo, le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 7 e 13 d.lgs.10 febbraio 2005, n. 30, oltre al vizio di motivazione, sotto ogni profilo, per avere la corte territoriale ritenuto debole e non forte il termine mimesis all’interno del marchio complesso “Lovable Mimesis”.
Con il secondo motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 20 d.lgs.l0 febbraio 2005, n. 30, oltre al vizio di motivazione, sotto ogni profilo, per avere la corte territoriale ritenuto non confondibili i due
segni distintivi “Lovable Mimesis” e “Mimetic Papillon”, in
quanto ha errato nel qualificare il primo come marchio debole con riferimento alla parola mimesis, e ad escludere la confondibilità dei due segni.
Con il terzo motivo, lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., oltre al vizio di motivazione sotto ogni profilo, per non avere la corte territoriale ravvisato attività confusorie di imitazione servile ed appropriazione degli elementi tipici dei prodotti in questione, dopo aver proceduto ad un mero esame analitico, invece che sintetico, dei prodotti; inoltre, costituendo la fattispecie del n. 3 della menzionata disposizione una ipotesi autonoma, la corte del merito avrebbe dovuto motivare circa l’insussistenza di atti di concorrenza sleale residuali.
2. – I tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.
La sentenza impugnata ha rilevato, con motivazione immune da mende logico-giuridiche, che trattasi di marchi complessi — “Lovable Mimesis” e “Papillon Mimetic” – nei quali il carattere distintivo è costituito dai segni Lovable e Papillon, aventi natura di marchio forte, in quanto di pura fantasia e privi di collegamento con il prodotto (biancheria intima), laddove, invece, i termini mimesis e mimetic rivestono carattere puramente descrittivo e, come tali, sono dei segni distintivi deboli, suscettibili di utilizzazione da parte di altri soggetti, purché ad essi vengano apportate delle differenziazioni anche non particolarmente rilevanti.
Il carattere differenziatore dei due marchi risiede dunque, sulla base delle argomentazioni della sentenza impugnata, nei termini forti Lovable e Papillon, che valgono a differenziarli assieme ai rispettivi prodotti, mentre le parti deboli dei marchi complessi mimesis e mimetic sono tra loro adeguatamente differenziate e non producono rischio di confusione.
In tal modo, la sentenza ha fatto piena applicazione dei principi espressi da questa Corte, secondo cui i cosiddetti marchi “deboli” sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto, dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, pertanto, può essere valido, benché “debole”, in base al fatto dell’esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, la quale deve, invece, essere presente in un grado maggiore, per le qualità intrinseche del segno, nei marchi cosiddetto “forti”, i quali, all’interno della categoria dei marchi validi, si pongono nel punto opposto a quello dei marchi deboli e godono del massimo grado di protezione. Da tali premesse consegue che sussiste la contraffazione di un marchio “forte” quando si ripeta in un segno concorrente, in qualunque modo, la sua tipica ed individualizzante capacità distintiva ed il suo caratteristico      messaggio,   mentre         ad evitare     la contraffazione del marchio “debole”, il cui messaggio è intrinsecamente poco individualizzante, sono sufficienti differenziazioni anche lievi (ex plurimis, Cass. 26 giugno 1996, n. 5924; e, tra le successive, Cass. 28 gennaio 2010, n. 1906; 16 aprile 2008, n. 10071; 25 settembre 1998, n. 9617).
Va altresì ricordato come il marchio complesso è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi, ciascuno (o solo alcuni) dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, dove la forza distintiva è tuttavia affidata ad uno o più di essi costituente il c.d. cuore, protetto per la sua originalità (cfr. Cass. 5 marzo 2014, n. 5099; 18 gennaio 2013, n. 1249; 3 dicembre 2010, n. 24620).
Quanto alla deduzione conclusiva, con la quale le ricorrenti lamentano che la corte del merito non abbia motivato con riguardo alla ipotesi di cui all’art. 2598, n. 3, c.c., il motivo è manifestazione infondato.
Da un lato, invero, le ricorrenti omettono di individuare le specifiche condotte, nonché il luogo ed il tempo della rispettiva deduzione, atte ad integrare ulteriori violazioni – accanto a quelle di concorrenza confusoria dedotte ai sensi del n. 2 dell’art. 2598 c.c. – come invece sarebbe stato necessario, attesa la presenza di elementi indeterminati nella fattispecie dell’invocato n. 3 della medesima disposizione (“si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”).
Dall’altro lato, come risulta agevolmente dall’esame della motivazione della sentenza impugnata, le considerazioni poste dal giudice territoriale a base della decisione appaiono manifestamente riferibili alla complessiva condotta della odierna intimata Ladyberg s.p.a.., onde anche sotto tale profilo il motivo si palesa infondato.
3. – Nulle sulle spese di lite, non svolgendo difese gli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.


Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 febbraio – 28 luglio 2016, n. 33079
Presidente Siotto – Relatore Di Tomassi

Ritenuto in fatto

1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Lecce, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, sez. 5, sent. n. 49497 del 23/10/2013, confermava la condanna a 4 mesi di reclusione e 2.000, 00 euro di multa inflitta a M.C. dal Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 25 novembre, previa riqualificazione del reato commesso in data 28 agosto 2008, contestato ai sensi dell’art. 517 cod. pen., alla stregua dell’ipotesi di cui all’art. 474 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso l’imputato a mezzo dei difensore avvocato A.B., chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. Denunzia:
2.1. violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla riqualificazione dei fatto ai sensi dell’art. 474 cod. pen., la grossolanità della riproduzione, non originale, del marchio imponendo di escludere detta fattispecie;
2.2. violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla “riqualificazione” in peius della fattispecie contestata nonostante la mancanza d’impugnazione del Pubblico ministero; effetti deteriori per l’imputato, a prescindere dal mantenimento della pena, scaturivano difatti per l’imputato dalla circostanza che la condanna per il diverso titolo avrebbe comportato la revoca del permesso di soggiorno a norma dell’art. 26 d.lgs. n. 286 del 1998 (nel caso detta fattispecie fosse stata sin dall’inizio contestata l’imputato avrebbe optato per il patteggiamento proprio al fine di evitare l’applicazione dell’art. 26).

Considerato in diritto

1. Osserva il Collegio che il primo motivo è, per le ragioni che si diranno, fondato e assorbente.
2. All’imputato era stato contestato, a mente dell’art. 517 cod. pen., di avere detenuto per la vendita prodotti recanti marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il compratore e in particolare: 12 bracciali, 10 paia di orecchini, 3 medaglie marchiati «D&G»; 10 collane marchiate «D&G2»; 14 paia di orecchini, 16 cinture, 6 bracciali raffiguranti il personaggio di “H.K.”; 6 bracciali marchiati «O.M.»; 3 cinture e 7 paia di orecchini marchiati «O.M.»; 2 collane marchiate «C.»; 4 cinture raffiguranti il personaggio “.”; 1 cintura con il personaggio “M.”; 1 cintura con personaggio “Super Chicche”; 2 cinture marchiate «Nord Kapp»; oggetti tutti privi di dati identificativi (copyright) nonché di etichette indicanti le aziende produttrici e detentrici dei marchi, loghi ed immagini riprodotti.
2.1. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’impiego di immagini “analoghe”e rievocanti gli originali (carta geografica “analoga” a quella utilizzata dal famoso marchio “A.M.” e uso della dicitura similare”A.M.; riproduzione del personaggio “H.K.” “analoga” all’originale; locuzione “N.K.” “riconducibile” ad altra marca di uso corrente) erano caratteristiche idonee a trarre in errore nonostante la modesta fattura.
La Corte di appello, investita dell’impugnazione dell’imputato, con sentenza in data 5 dicembre 2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 25/11/2010, riqualificava il fatto nel reato di cui all’art. 474 cod. pen.
Con sentenza in data 23 dicembre 2013, n racc. gen. 49497 del 2013, decidendo sul ricorso dell’imputato, osservava che fondata e assorbente era in particolare il motivo riguardante la mancanza di motivazione sulla prova dell’avvenuta registrazione dei marchi contraffatti; elemento, questo, essenziale ai fini della configurabilità dei reato ritenuto con la sentenza impugnata (Sez. 5, Sentenza n. 25273 dei 12/04/2012, Dellatte, Rv. 252993; Sez. 5, Sentenza n. 36360 del 13/07/2012, Shao, Rv. 253207; Sez. 5, n. 9340 del 12/12/2012 (27/02/2013), Giannico, Rv. 255088).
E annullava con rinvio per tale motivo.
2.2. La Corte di appello, decidendo in sede di rinvio, riteneva di risolvere l’accertamento demandatogli osservando che il testimone, militare della Guardia di Finanza che aveva effettuato l’accertamento, aveva testimoniato affermando che la merce sequestrata presentava tutte le caratteristiche e «riproduceva tutte le caratteristiche» dei marchi noti, di cui anche in passato, in occasione di diversi accertamenti, era emersa la formale registrazione.
Proseguiva inoltre osservando che secondo la giurisprudenza di legittimità spettava d’altra parte all’imputato «provare la dedotta mancanza di registrazione del marchio», e citando Sez. 2, n. 22693 del 13/05/2008, Rossi.
3. Tanto posto, è evidente, anzitutto, che la Corte di appello, omettendo di verificare l’avvenuta formale registrazione dei marchi assertivamente contraffatti ed affidandosi alle dichiarazioni del verbalizzante su asseriti dati di esperienza non controllati, si è sottratta al principio di diritto devolutogli, richiamando un orientamento giurisprudenziale non solo in contrasto con quello al cui rispetto era vincolato a mente dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., ma affatto inconferente perché relativo al dettato normativo anteriore alle modifiche recate agli artt. 473 e 474 cod. pen. dalla I. n. 99 del 2009, in base alle quali la condizione di punibilità costituita dalla prova del rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali a tutela della proprietà industriale ovvero marchio o del logo, e dunque la necessità ai fini della configurabilità del reato che prima della sua consumazione il titolo di privativa sia stato effettivamente conseguito (cfr. Sez. 5, n. 25273 del 12/04/2012, Dellatte, Rv. 252993; Sez. 5, n. 36360 del 13/07/2012, Shao, Rv. 253207; Sez. 5, n. 9340 del 12/12/2012, dep. 2013, Giannico, Rv. 255088, tutte puntualmente citate nella sentenza di annullamento con rinvio con richiamo che valevano alla integrazione principio di diritto consegnato alla Corte di appello di Lecce), è divenuto ento strutturale delle fattispecie, la cui prova sta perciò a carico dell’accusa.
4. Non può inoltre e comunque non notarsi che, non solo non è stata acquisita la prova della registrazione delle diciture e immagini esatte riportate sulla merce sequestrata, ma le stesse per come descritte nell’imputazione e nella sentenza di primo grado neppure all’evidenza possono ritenersi falsificazione di marchi, loghi o segni distintivi noti, ai quali somigliano e che possono rievocare, ma dai quali in equivocamente differiscono (basti pensare alla dicitura “O.M.”, simile ma non uguale, neppure grossolanamente, a quella dello stilista «A.M.», alla pure diversa dicitura riferita al marchio noto N.) e che il Tribunale si era limitato a definire “analoghi”.
In siffatta situazione deve escludersi che sia stata raggiunta la prova della sussistenza della fattispecie ritenuta dalla Corte di appello, che neppure si è curata di smentire sul punto quanto diversamente accertato dal Tribunale.
Il tempo trascorso impedisce d’altra parte ogni ulteriore tentativo di utile approfondimento.
5. In conclusione, la sentenza impugnata non può che essere annullata senza rinvio perché il fatto, così come ritenuto in appello, non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 16 febbraio 2016.



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