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Marchio: può essere usurpato se non viene usato dal titolare?

9 agosto 2017 | Autore:


> Diritto e Fisco Pubblicato il 9 agosto 2017



Il mancato uso del marchio per oltre cinque anni comporta la sua decadenza, ma questa può essere sanata se ne viene ripreso l’uso effettivo

Se hai registrato un marchio, ma – per i motivi più vari – non lo usi da tempo, ti sarà utile leggere questo approfondimento.

Come noto, il marchio consiste in un segno distintivo dell’azienda che la contraddistingue dalle altre, identificandone i prodotti ed i servizi. Il più delle volte, avere un marchio valido si rivela davvero prezioso, tanto che lo stesso spesso ingenera le invidie della concorrenza, pronta – talvolta – ad usurpare un “marchio vincente”.

Se non volete che altri si impossessino del vostro marchio fate attenzione: l’usurpazione di un marchio può avvenire tanto più facilmente, quanto più a lungo l’effettivo titolare “dimentichi” di  utilizzarlo.  Questo perché non è tanto la notorietà di un marchio ad essere tutelata dalla legge, ma il suo uso effettivo. Di conseguenza, chi non utilizza più un marchio (perché magari ha interrotto momentaneamente la propria produzione), benché ne sia il legittimo titolare, non può impedirne ad altri l’utilizzo. Come detto, infatti, è l’uso effettivo ciò che più conta. A questo punto la domanda è: può essere usurpato il marchio di un soggetto che non lo utilizzi per un certo periodo di tempo? Se il titolare del marchio non lo usa effettivamente, potranno altri utilizzarlo al posto suo?

Scopriamolo insieme. Prima però cerchiamo di capire cos’è in concreto un marchio e a cosa esso serve.

Cos’è il marchio?

Come anticipato, il marchio è un segno usato da una determinata impresa per contraddistinguersi sul mercato. Possono costituire marchio d’impresa tutti i segni aventi autonoma capacità distintiva e, dunque, tutti i segni rappresentabili graficamente, come parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso. Anche le combinazioni di colori o le tonalità cromatiche possono costituire un valido marchio: sono esclusi ovviamente i colori puri, in quanto l’uso degli stessi non può essere riservato esclusivamente a un titolare. Fanno parte dei segni suscettibili di costituire un valido marchio anche gli slogan pubblicitari, a condizione, tuttavia, che presentino un carattere distintivo, vale a dire che si tratti di un segno che possa essere percepito dal pubblico come uno strumento di identificazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, così consentendone, senza possibilità di confusione, la distinzione da quelli dei concorrenti.

Non è invece attivabile la registrazione di marchi olfattivi, in quanto non esiste ad oggi una classificazione internazionale degli odori tale da consentirne una precisa e inequivocabile indicazione.

Nell’ambito del territorio italiano il marchio è regolato dalle norme del Codice civile [1] e dalle disposizioni contenute nel Codice della proprietà intellettuale [2].

Marchio: a cosa serve?

Il marchio è un segno usato per distinguere i propri prodotti e servizi da quelli della concorrenza. Si tratta di uno dei principali elementi dell’immagine dell’azienda e fornisce, agli occhi della clientela, garanzie di qualità e affidabilità. È quindi una risorsa preziosa da tutelare e valorizzare. La prima cosa da fare, dunque, è procedere alla c.d. registrazione del marchio.

Marchio: nullità e decadenza

La registrazione del marchio è soggetta a casi di nullità e ad ipotesi di decadenza.

In particolare il marchio è nullo se:

  • non presenta uno dei suesposti requisiti fondamentali (quali soprattutto la sua autonoma capacità distintiva);
  • è accertato con sentenza che il diritto alla registrazione spetta ad altro soggetto (poiché, ad esempio, vero titolare del marchio stesso).

È invece prevista la sua decadenza:

  • per volgarizzazione, quando cioè il marchio è diventato generica denominazione di un prodotto o di un servizio, oppure quando ha perso la sua capacità distintiva;
  • per illiceità sopravvenuta, cioè se induce in inganno il pubblico, se contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
  • per mancato uso per cinque anni consecutivi.

Quest’ultima ipotesi, in sostanza, si verifica quando il titolare del marchio registrato non ne fa un uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione, ovvero se ne sospende l’uso per un periodo superiore a cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

Marchio: cosa succede se non viene utilizzato?

In punto di mancato uso del marchio, la giurisprudenza ha evidenziato che per uso effettivo del marchio deve intendersi non solo l’offerta al pubblico di prodotti recanti il marchio in questione e l’importazione e/o esportazione di questi ultimi, ma anche, ad esempio, lo svolgimento di una campagna promozionale avente ad oggetto il segno distintivo.  Per parlare di uso o non uso, dunque, devono tenersi in considerazione tutte le circostanze connesse alla vita del marchio [3].

Recentemente la Corte di Cassazione [4], in una controversia instauratasi relativamente ad un celebre marchio italiano (il caso si riferisce alla vicenda della storica Lambretta), ha statuito che l’eventuale possesso della relativa registrazione ancora valida o il suo mero rinnovo non sono elementi sufficienti a dimostrare l’effettivo utilizzo del marchio e dunque ad impedirne la relativa decadenza o, addirittura, il suo utilizzo da parte di altri. Ciò in quanto è l’uso e non la notorietà o la capacità distintiva, a mantenere in vita un marchio. In altre parole, quindi, chi non utilizza più un marchio, benché ne sia il legittimo titolare, non può impedire ad altri di utilizzarlo e vederselo, di conseguenza, “usurpare”.

Marchio: come evitare la decadenza per mancato utilizzo?

I giudici della Suprema Corte, nella citata sentenza, hanno precisato che la decadenza non può essere fatta valere qualora  sia ricominciato o ripreso l’uso effettivo del marchio.

Ed infatti, è importante precisare che gli effetti della decadenza si producono solo a seguito di una sentenza che accerti il mancato utilizzo per oltre cinque anni.

Ciò significa che in assenza di un contenzioso e di una pronuncia di merito che abbia accertato la decadenza, il marchio (tecnicamente) “decaduto”, può essere sempre riutilizzato e portato a “nuova vita”.

note

[1] Artt. 2569 e ss. Cod. Civ.

[2] D. lgs. n. 30 del 10.02.2005, artt. da 7 a 28.

[3] Cass., sent. n. 5334 del 9.12.1977.

[4] Cass., sent. n. 7970 del 28.03.2017.


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