Nomi a dominio simili a marchi. È legittimo?

Posso registrare un nome a dominio identico o simile ad un marchio già registrato? Posso impedire che altri registrino marchi identici (o simili) al mio dominio?

Quando si ha a che fare con internet e coi nomi a dominio sembra di muovervi in un territorio franco, dove tutto è permesso. Invece, anche la scelta di un nome per un website è regolata da alcune norme di legge. Cerchiamo qui di rispondere a due frequenti domande che vengono spesso fatte quando si ha a che fare con siti internet di aziende commerciali.

Posso registrare un nome a dominio identico o simile ad un marchio già registrato?

Il fatto che esista e sia stato già registrato da terzi un marchio identico o simile al dominio di proprio interesse non determina automaticamente una violazione del diritto altrui, in caso di registrazione successiva di un dominio. Infatti, i marchi sono protetti solo per i prodotti e/o i servizi per i quali sono registrati. In generale la legge [1] vieta di adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica un segno uguale o simile all’altrui marchio. Tuttavia, la violazione si verifica solo “se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

Dunque non tutte le violazioni sono punibili, ma esclusivamente quelle che possono ingenerare confusione tra i consumatori, portandoli a ritenere che tra i due produttori vi sia identità o comunque un qualsiasi collegamento.

Posso impedire che altri registrino marchi identici (o simili) al mio dominio?

Il titolare di un valido marchio anteriore può vietare a terzi la registrazione di un nome a dominio simile, con cui possa essere confuso. Non vale invece automaticamente il contrario: il titolare di un nome a dominio anteriore può impedire a terzi la registrazione di un marchio per prodotti e/o servizi identici o affini solo se, prima della data del deposito della relativa domanda, detto dominio è diventato “noto” [2].

Si deve trattare di una notorietà “non meramente locale” ed estendersi tendenzialmente a livello nazionale, con onere della prova di tale notorietà in capo all’assegnatario del dominio che vuole contestare la domanda di marchio altrui.