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Google Adwords: è possibile utilizzare un marchio altrui come parola chiave?

22 agosto 2017 | Autore:


> Diritto e Fisco Pubblicato il 22 agosto 2017



L’utilizzo di un marchio o di un prodotto altrui come parola chiave è una pratica usuale per gli inserzionisti che si avvalgono di tale strumento di pubblicità. Ma è effettivamente possibile utilizzare come parola chiave di una campagna AdWords una parola collegata ad un marchio registrato da un soggetto terzo?

Il servizio di posizionamento a pagamento Adwords, fornito dai più comuni motori di ricerca, consente di collocare un link tra quelli sponsorizzati, con la conseguenza di influenzare le ricerche degli utenti, mediante la scelta di parole chiave che vengono quindi utilizzate a fini pubblicitari.

Se le parole utilizzate sono di uso comune non si creano problemi. Nessun problema viene nemmeno a crearsi nel caso in cui il marchio utilizzato sia di proprietà dell’inserzionista stesso.

Può però accadere che, al momento della scelta, nello scegliere parole famose e molto ricercate dagli utenti, l’azienda possa scegliere tra queste ultime anche termini che corrispondono a marchi o ad altri segni distintivi di un’impresa terza.

Occorre allora chiedersi se la legge consenta o meno l’utilizzo del marchio di un’azienda terza quale parola chiave per pubblicizzare la propria attività.

I principi generali espressi dalla giurisprudenza europea

La giurisprudenza europea nel corso degli ultimi anni ha più volte affrontato il tema in esame ed ha concluso che l’utilizzo di un marchio quale parola chiave nel servizio Adwords non rappresenti di per sè sempre un illecito, ma che possa diventarlo solamenteo nel caso in cui questa attività comprometta una delle funzioni tipiche del marchio, e cioè la funzione di pubblicità, di indicazione di origine e di investimento.

Il caso Google France e Google

La prima sentenza europea sul tema è stata la sentenza Google France e Google del 2010. La sentenza in particolare si presenta complessa, perchè risolve ben tre casi che la corte di cassazione francese aveva rinviato per la trattazione avanti al giudice europeo, e tutti aventi ad oggetto l’utilizzo da parte di un terzo, senza consenso del titolare del marchio, di marchi registrati come parole chiave.

La Corte europea ha in particolare stabilito che non ogni utilizzo di parole chiave corrispondenti a marchi rappresenta un comportamento illecito. L’inserzionista viola i diritti del marchio quando l’annuncio non permette (o lo rende comunque molto difficile), ad un utente di internet normalmente informato, di capire in modo chiaro se i prodotti oggetto dell’annuncio pubblicitario provengano o meno dall’azienda titolare del marchio. In quest’ultima situazione, infatti, si avrà certamente un comportamento illecito in capo alla società terza utilizzatrice di un marchio non proprio, perchè l’utente di Internet viene senza dubbio a confondersi sull’origine dei prodotti o servizi in questione.

Il caso L’Orèal c. eBay

I problemi nascenti dall‘utilizzo di un marchio altrui come parola chiave nel servizio Adwords sono stati nuovamente affronti dalla Corte di giustizia europea anche con la sentenza L’Orèal c. eBay. In questo caso la società di cosmetici L’Orèal aveva denunciato la vendita illegale di propri prodotti, in quanto venduti senza imballaggi, nella versione inglese del sito eBay. In particolare la società francese sosteneva che era stato utilizzato il proprio marchio come parola chiave per collegamenti sponsorizzati su vari motori di ricerca che rinviavano gli utenti proprio al sito eBay. Sosteneva anche che eBay non avesse attuato tutte le misure idonee per evitare la vendita online di propri prodotti contraffatti.

Anche in questa seconda pronuncia i giudici europei stabiliscono che l’azienda terza commette un comportamento illecito qualora il proprio annuncio pubblicitario suggerisca chiaramente un collegamento con il marchio altrui: in una simile situazione l’utente di Internet, infatti, potrebbe confondersi sull’origine dei prodotti o servizi in questione.

Quanto alla questione degli imballaggi, la Corte europea ha affermato che il titolare di un marchio può opporsi al rivenditore se, dalla scelta di quest’ultimo di eliminare gli imballaggi, siano venute a mancare informazioni essenziali che devono essere fornite alla clientela, come ad esempio i dati del produttore. Anche nel caso in cui la rimozione dell’imballaggio permetta comunque al cliente di risalire a tali informazioni, l’azienda titolare del marchio può sempre opporsi alla rivendita se la mancanza dell’imballaggio ha provocato un danno all’immagine del prodotto e, quindi, alla reputazione del marchio.

Quanto poi alla responsabilità del gestore online, la Corte ha ritenuto che quest’ultimo risponderà per il proprio operato anche qualora, nonostante si sia limitato alla fornitura del servizio, sia stato comunque al corrente della natura illegale dell’attività o dell’informazione. Inoltre, se il gestore del mercato online non sospende il comportamento dell’utente che utilizza un marchio altrui illegalmente, è possibile per il titolare del marchio rivolgersi al giudice nazionale per far cessare tale attività illecita.

Il caso Portakabin

Con la sentenza Portakabin la Corte si è spinta anche oltre a quanto ora affermao, sostenendo che può verificarsi un comportamento contraffattorio anche quando, tra le parole chiave utilizzate dall’azienda, siano state scelte parole che riprendono il marchio di una società terza seppur con piccole modifiche (ad esempio non scrivendolo correttamente, cioè “portakabin“, ma con diverse varianti letterali quali “portacabin”, “portokabin”, e simili).

L’utilizzo quale parola chiave di un marchio rinomato: il caso Interflora

Con la pronuncia Interflora, inoltre, la Corte europea ha affrontato il problema legato all’utilizzo, quale parola chiave, di un segno identico o simile ad un marchio che gode di una certa notorietà.

La Corte di Giustizia ha stabilito che l’utilizzo di una simile parola chiave non comporta necessariamente un danno al carattere distintivo di un marchio notorio. Se, infatti, la struttura dell’annuncio stesso permette comunque ad un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di comprendere che i prodotti o i servizi offerti non provengono dal vero titolare del marchio famoso, il comportamento del terzo concorrente non potrà definirsi illecito. In tal caso l’utilizzo del marchio notorio quale parola chiave secondo la Corte sarebbe servito unicamente ad attirare l’attenzione dell’utente di Internet sull’esistenza di un prodotto o di un servizio alternativo rispetto a quello del titolare del marchio in questione, senza provocargli alcun danno.

Ciò vale in particolare nel caso in cui le inserzioni servano per pubblicizzare prodotti che costituiscono mere imitazioni dei prodotti del titolare di detti marchi.

 

Che cosa fare nel caso in cui si verifichi una violazione del proprio marchio

Nel caso in cui ci si renda conto che un terzo sta utilizzando senza consenso il proprio marchio sarà necessario come prima cosa inviargli una formale diffida, con la quale gli si richiede l’immediata cessazione dell’utilizzo del marchio come parola chiave. Se il terzo non dovesse smettere spontaneamente di usare il marchio, sarà necessario intraprendere una causa legale.

È anche possibile nel frattempo inviare un reclamo attraverso l’apposito modulo che Google mette a disposizione all’interno della “Guida di norme pubblicitarie di Adwords”.

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