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Come si registra un marchio

27 gennaio 2018 | Autore:


> Diritto e Fisco Pubblicato il 27 gennaio 2018



Quando e come si può registrare un marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il marchio è un “segno” usato per distinguere i propri prodotti/servizi da quelli della concorrenza. La registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) non è obbligatoria ma è utile per ottenere una maggiore protezione dei propri diritti su di esso (diritti patrimoniali e non) soprattutto in caso di contestazioni o conflitti con altri soggetti.

La durata della protezione è di 10 anni dalla data del primo deposito. La durata può essere poi rinnovata a tempo indeterminato, per periodi di 10 anni consecutivi.

Vediamo quando e come è possibile registrare un marchio [1].

Quali marchi si possono registrare

Possono costituire marchi d’impresa tutti i segni – rappresentabili graficamente – idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui:

  • parole (compresi i nomi di persona)
  • disegni
  • lettere
  • cifre
  • suoni
  • forme del prodotto o della sua confezione
  • combinazioni o tonalità cromatiche.

La legge richiede che un segno possa essere validamente registrato come marchio nel caso in cui sia dotato di:

  • novità, in quanto non confondibile con segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali)
  • capacità distintiva, in quanto idoneo a distinguere un prodotto o servizio da quello di altri
  • liceità, in quanto non contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e, soprattutto, non idoneo a trarre in inganno i consumatori sulla provenienza geografica, sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge, quali ad esempio:

  • stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione
  • segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi
  • ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama e il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi; se notori, possono essere registrati come marchio dall’avente diritto o con il suo consenso, i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi
  • segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi
  • segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto
  • segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive
  • segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio
  • segni identici o simili a un segno già noto come marchio, come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell’affinità di prodotti o servizi
  • segni identici a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici
  • segni identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o dell’identità o affinità dei prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione
  • segni identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio goda di rinomanza nello Stato (o, se comunitario, nella Comunità) e se l’uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

Cosa fare prima di registrare un marchio

Prima di presentare domanda di registrazione di un marchio è opportuno:

  • assicurarsi che il marchio sia conforme alle prescrizioni di legge
  • verificare che il marchio non abbia nessuna connotazione negativa non solo in Italia, ma anche in altri Paesi, soprattutto se potenziali mercati di esportazione
  • controllare che il corrispondente nome di dominio (o indirizzo Internet) sia ancora libero
  • garantirsi che il marchio sia facile da leggere, scrivere, memorizzare e di facile pubblicizzazione su tutti i tipi di media
  • effettuare una ricerca d’anteriorità: per controllare che esso non sia identico o simile a marchi precedentemente registrati; la ricerca può essere svolta su apposite banche dati, disponibili sul sito internet dell’OMPI, l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO). Per quanto nessuna ricerca, per svariati motivi, potrà dare la sicurezza che non esista un marchio uguale o simile a quello che si intende presentare a protezione di prodotti/servizi uguali o simili, essa consente di effettuare un primo filtro e può comunque costituire un utile strumento di orientamento nella scelta del segno distintivo
  • individuare le classi di appartenenza dei prodotti/servizi per i quali si intende ottenere la registrazione del marchio, utilizzando il Sistema internazionale di classificazione dei marchi (o sistema di Nizza per la classificazione dei marchi), che comprende 34 classi per i prodotti e altre 11 per i servizi. È sufficiente presentare una sola domanda per più classi. Il sistema è anche disponibile alla pagina internet WIPO. È fondamentale che il marchio venga registrato in tutte le classi in cui si intende utilizzarlo.

Come chiedere la registrazione del marchio

La domanda di registrazione per marchio d’impresa deve essere redatta su apposito modulo e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio. In alternativa, la domanda potrà essere inviata per posta all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione VIII – Via Molise 19 – 00187 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tale alternativa è tuttavia sconsigliata in quanto l’UIBM è obbligata a trasmettere la domanda alla Camera di Commercio al fine dell’attribuzione di numero e data di deposito con evidente dispendio di tempo al fine della decorrenza della protezione) oppure tramite il sito www.servizionline.uibm.gov.it .

Registrazione del marchio: come funziona

Il processo di registrazione dei marchi nazionali si articola in diverse fasi:

  1. Ricevibilità: l’Ufficio controlla che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dall’art. 148 del CPI (richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi).
  2. Esame formale: l’Ufficio verifica che la domanda contenga quanto previsto dall’art. 156 del CPI (contenuto della domanda).
  3. Esame tecnico: l’Ufficio, riconosciuta la regolarità formale della domanda di  registrazione, procede all’esame tecnico, al fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione.
  4. Pubblicazione: dopo essere stata esaminata dall’UIBM, la domanda di registrazione è messa immediatamente a disposizione del pubblico e riportata nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi; tale bollettino è pubblicato dall’UIBM con cadenza almeno mensile.
  5. Osservazioni: qualsiasi interessato possa indirizzare all’UIBM, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, delle osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso dalla registrazione. Qualora l’UIBM ritenga le osservazioni pertinenti e rilevanti, dà comunicazione delle stesse al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione. Le osservazioni pervenute dopo che, dall’esame della domanda, la stessa sia stata considerata registrabile e quindi resa disponibile per la pubblicazione o già pubblicata sul bollettino dei marchi registrabili, non potranno essere prese in considerazione; a quel punto sarà tuttavia possibile intervenire con le modalità della procedura di opposizione.
  6. Opposizione amministrativa: è prevista la possibilità, per i titolari di un diritto anteriore, di opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro tre mesi dalla sua pubblicazione.
  7. Registrazione: verificato che non esistono impedimenti, che non sia stata presentata opposizione o, in caso affermativo, che la stessa si sia risolta positivamente, il marchio viene registrato e l’Ufficio emette un certificato di registrazione.

note

[1] Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio brevetti e marchi (www.uibm.gov.it).

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