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Lo sai che? Marchio aziendale: come tutelarlo

Lo sai che? Pubblicato il 1 aprile 2018

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> Lo sai che? Pubblicato il 1 aprile 2018

Tutte le azioni giudiziali e stragiudiziali previste a tutela del marchio contro abusi e contraffazioni.

Il marchio, quale segno distintivo principale di un’azienda, deve essere tutelato da contraffazioni e da rischi di copia, imitazione e utilizzo improprio che possano ledere i diritti di esclusiva del titolare, l’immagine aziendale e la concorrenza sul mercato. Il titolare ha a disposizione diverse misure per tutelare il marchio registrato. Vediamo quali sono.

Opposizione alla registrazione di marchi identici o simili

Una volta registrato il proprio marchio, è necessario vigilare che nessuno lo usi o lo imiti per prodotti / servizi identici o simili senza autorizzazione. Per contrastare eventuali imitazioni o contraffazioni, la prima forma di tutela è il ricorso alla procedura di opposizione nei confronti della registrazione di un marchio identico o simile da parte di altri soggetti.

L’opposizione alla registrazione deve essere proposta entro tre mesi decorrenti:

  • dalla data di pubblicazione, sul bollettino ufficiale dei marchi d’impresa, di una domanda di registrazione ritenuta registrabile
  • dalla data di pubblicazione, sul citato bollettino, della registrazione di un marchio, la cui  domanda  non sia stata pubblicata
  • dal primo  giorno  del  mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des Marques Internationales.

L’atto di opposizione alla registrazione di un marchio deve essere depositato utilizzando l’apposito modulo on line, indicando i motivi che sono alla base dell’opposizione.

L’opposizione va indirizzata direttamente ed esclusivamente alla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione II – Affari Giuridici e Normativi.

Misure cautelari per tutelare il marchio

In caso di esigenze tutelari urgenti, il titolare del marchio può richiedere al giudice misure cautelari come il sequestro dei prodotti contraffatti, l’inibitoria, nonché, accessoriamente, la pubblicazione dell’ordinanza cautelare su giornali nazionali e/o locali.

Con il sequestro, il titolare di un marchio può chiedere la confisca dei beni che costituiscono contraffazione  del proprio marchio, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione.

Con l’inibitoria, il giudice ingiunge all’autore dell’illecito di cessare ogni attività illegale, ad esempio la fabbricazione, la vendita o l’importazione di prodotti recanti marchi contraffatti. Il giudice può anche stabilire, per ogni violazione o inosservanza dell’ordine di inibitoria o per ritardi nell’esecuzione della stessa, una somma a carico del contraffattore, a titolo di risarcimento danni a favore del titolare del marchio.

Causa ordinaria per tutelare il marchio

Il titolare del marchio può instaurare un vero e proprio procedimento giudiziario, con fase istruttoria e decisoria.

Il titolare del marchio può ottenere dall’autorità giudiziaria una sentenza di divieto a fabbricare o commercializzare quanto costituisce violazione del marchio. Per costringere il contraffattore a rispettare la sentenza, l’autorità giudiziaria potrà fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

L’autorità giudiziaria, con la sentenza che accerta che vi è stata contraffazione di un marchio, può anche ordinare la distruzione di tutto ciò che è oggetto di violazione, oppure ordinare che gli oggetti prodotti, importati o venduti in violazione del diritto, come pure i mezzi specifici che servono univocamente a produrli, siano assegnati in proprietà al titolare de marchio violato.

Il giudizio ordinario viene però generalmente introdotto per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal titolare del marchio per l’attività di contraffazione. A tal fine, il Codice della Proprietà Industriale ha espressamente stabilito che il Giudice, nel determinare la somma dovuta a titolo di risarcimento danni, potrà tener conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dal titolare del diritto leso (ivi compreso il mancato guadagno), i benefici realizzati dal contraffattore e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici come il danno morale arrecato al titolare del marchio.

Tutela del marchio in dogana

Altra modalità di protezione del marchio è la tutela in dogana: in Italia, il titolare di un marchio può impedire l’importazione di beni sospettati di contraffazione.

Per avviare la procedura di controllo dei propri beni recanti un marchio (valida per un anno e rinnovabile per successivi periodi anch’essi di un anno), è necessario presentare una domanda all’Agenzia delle Dogane, indicando quali marchi il titolare desidera sorvegliare (allegando copia semplice dei relativi certificati di registrazione) e fornendo quante più informazioni utili agli agenti doganali per riconoscere il prodotto genuino da quello contraffatto.

Nel caso in cui una dogana dovesse ritenere una merce sospetta di contraffazione, contatterà il titolare del marchio vigilato e quest’ultimo disporrà di un periodo di dieci giorni lavorativi per indicare alla dogana se la merce bloccata è originale o contraffatta. Nel caso in cui la merce fosse contraffatta, la dogana provvederà al suo sequestro e sarà automaticamente avviato un procedimento penale. Il titolare del marchio ha il diritto di essere informato circa la provenienza e la destinazione della merce contraffatta per potere poi agire di conseguenza, avviando anche un’azione civile per esempio nei confronti del destinatario finale, in caso lo ritenesse opportuno.


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