Diritto e Fisco | Articoli

Siti con nomi simili: cosa dice la legge?

9 aprile 2018


Siti con nomi simili: cosa dice la legge?

> Diritto e Fisco Pubblicato il 9 aprile 2018



Marchi simili: quando si può impedire che venga copiato il nome a dominio di un sito web.

Non tutti forse sanno che il nome di un sito internet è considerato al pari di un marchio: è cioè un segno identificativo di una attività e, pertanto, è tutelato dalla legge. Questo significa che se una persona registra, a proprio nome, un indirizzo web (cosiddetto «nome a dominio»: il nome, cioè, del sito stesso) può impedire ad altri di aprire un altro sito con un nome identico o simile. Ma questa possibilità deve fare i conti con le eventuali parole utilizzate nell’indirizzo: tanto più queste sono di uso comune, tanto minore potrà essere la tutela legale. Cosa significa? A spiegarlo è una recente ordinanza della Cassazione [1] che potrà essere molto importante negli anni a venire, vista la proliferazione di siti e la possibilità che vengano utilizzati sinonimi, tra loro quindi potenzialmente confondibili sebbene si tratti di nomi differenti. Ma procediamo con ordine e vediamo, in caso di siti con nomi simili, cosa dice la legge?

Quando le parole possono essere marchi

Ti faccio una domanda e vorrei che rispondessi senza pensarci troppo: è possibile che un’azienda registri come marchio e poi vieti agli altri l’utilizzo delle parole “Prodotti informatici”? La risposta è ovviamente negativa. Si tratta infatti della combinazione di due nomi di uso talmente comune che mettere una “riserva” sul loro uso significherebbe iniziare a “ipotecare” il vocabolario della lingua italiana. Alla fine, se tutti facessero così, non potremmo più scrivere un termine senza ricevere una citazione da parte di un’azienda.

La legge in realtà consente a chiunque di registrare, come marchio, una parola di uso comune ma quando poi si tratta di tutelarla da possibili contraffazioni o similitudini la disciplina non è sempre la stessa. Bisogna allora distingue tra:

  • marchi forti: sono quelli che hanno ad oggetto parole inventate (ad esempio “Coca Cola”, “Pampers”, “Scottex”, ecc.) o, comunque, particolarmente originali da essere intuitivamente collegabili con il loro prodotto (“Nike”, “Mac Donald”, “The Bridge”, ecc.). In questo caso, il titolare del marchio ha un’esclusiva e può non solo impedire l’uso della stessa parola, ma anche di parole molto simili (ad esempio illegittimo l’uso della parola “Scottec”, oppure del marchio “Panper”);
  • marchi deboli: sono invece quelli che hanno ad oggetto parole di uso comune che, come tali, non possono essere monopolizzate da un’azienda, impedendo agli altri di usare termini simili. Ad esempio, nonostante la presenza del giornale “La Repubblica” non può essere vietato chiamare un nuovo quotidiano “La Repubblica delle Banane”; così come la presenza de “Il Corriere della Sera” non ha impedito la nascita de “Il Corriere del Mezzogiorno”. Ed ancora, se anche una persona volesse spendere i propri soldi per chiamare la propria attività “Lavanderia a secco”, se un concorrente aprisse un negozio con lo stesso nome non potrebbe impedirglielo.

L’uso dei sinonimi: può essere protetto?

Il problema si può porre quando viene usato un sinonimo: si pensi alle parole «casa» e «abitazione». Qui siamo in presenza di due nomi formalmente diversi dal punto di vista fonetico, ma sostanzialmente simili dal punto di vista terminologico. Tuttavia, la Cassazione ritiene, nella sentenza in commento, che l’utilizzo di un sinonimo non può generare confusione. Anche la semplice presenza di un termine identico all’interno di due marchi distinti non è di per sé idonea a generare confusione nel consumatore, ma bisogna verificare in concreto la possibilità che tale termine confonda, di fatto, il consumatore. Insomma un vaglio che fa fatto caso per caso.

Siti internet: come proteggerli?

Anche per i siti internet valgono le stesse regole. Per cui, se una persona registra come nome a dominio le parole www.amantideicani.it non potrebbe impedire a un rivale di chiamare il proprio sito www.amantideglianimali.it; questo perché le parole «amanti», «cani» e «animali» sono di uso comune e, come tali, si tratta di marchi deboli non tutelabili.

Lo stesso dicasi quando si è in presenza di combinazioni di più parole come ad esempio «Gran Galà Bingo» e «Gran Galà Casino»: due nomi di questo tipo, utilizzati come siti internet non possono creare confusione nel consumatore né possono essere tutelati trattandosi di marchi deboli. Del resto “Bingo” e “Casinò”, seppur sinomini, sono termini diversi e non confondono il consumatore, il quale pur in presenza di un comune appellativo, non potrebbe cadere in confusione sul tipo di attività svolta in ciascuno dei due diversi contesti.

Secondo quanto chiarito dalla Cassazione, affinché si abbia contraffazione del marchio – e quindi anche del nome di un sito internet – è «necessario che essa investa quegli elementi, costitutivi, che adempiono alla specifica funzione di identificare il prodotto contrassegnato nella sua consistenza merceologica e nella sua provenienza imprenditoriale».

Insomma, la valutazione della confondibilità del marchio va fatta caso per caso, valutando l’originalità dei nomi utilizzati e il possibile utilizzo di termini simili ma non identici (come appunto nel caso dei sinonimi).

note

[1] Cass. ord. n. 8577/18 del 6.04.2018.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 15 dicembre 2017 – 6 aprile 2018, n. 8577
Presidente Ambrosio – Relatore Fraulini

Fatti di causa

1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto tutte le domande svolte da GALA GROUP INVESTMENTS LIMITED nei confronti di GAMBLING ITALIA S.R.L. e GALA BINGO S.R.L.; ha accolto la domanda di inibitoria a carico di GALA GROUP INVESTMENTS LIMITED e di EUROBET ITALIA S.R.L. unipersonale dell’utilizzo del marchio “Gala Bingo” in ogni sua forma e del domanin name (omissis) , respingendo ogni altra domanda e regolando le spese di lite.
2. Il giudice di secondo grado, per quanto in questa fase ancora rileva, ha ritenuto che il marchio comunitario “(omissis) “, di cui è titolare GALA GROUP INVESTMENTS LIMITED, non sia confondibile con il marchio italiano “(omissis) “, di cui è titolare GAMBLING ITALIA S.R.L., atteso che i termini “casinò” e “bingo” sarebbero sufficientemente diversi e autonomamente identificanti l’attività, così da evitare ogni rischio di confusione nell’esercizio delle relative attività di impresa. Escluso il conflitto tra i marchi, il giudice distrettuale ha ritenuto legittimo l’uso della denominazione sociale Gala Bingo s.r.l. e del domain name (omissis) da parte della stessa società; e ha ritenuto illecito l’uso, da parte di Eurobet s.r.l., società controllata da Gala Group, del domain name (omissis) , in quanto contraffattivo di quello legalmente utilizzato dalla Gala Bingo s.r.l.; ha inibito a Gala Group l’uso del marchio “(omissis) ” e del domain name (omissis) .
3. Per la cassazione della pronuncia GALA GROUP INVESTMENTS LIMITED ha proposto ricorso con cinque motivi, resistiti da GAMBLING ITALIA S.R.L. e GALA BINGO S.R.L. con controricorso.

Ragioni della decisione

1. La Corte rileva in via preliminare che la memoria depositata dalla ricorrente in data 6 dicembre 2017 ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. è tardiva rispetto al termine ivi fissato e che non vi è luogo a provvedere sull’istanza depositata dalla ricorrente e datata 11 dicembre 2017 con la quale il difensore chiede di essere “audito” nell’udienza camerale del 15 dicembre 2017, posto che l’ultimo alinea dell’art. 380 bis1, cod. proc. civ. espressamente esclude che le parti possano intervenire nella detta udienza.
2. Il ricorso lamenta:
2.1. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 1 comma lett. d) e 25 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice Proprietà Industriale) e dell’art. 9 del Reg. CE n. 207/2009, nonché dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. e mancata considerazione di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5, c.p.c.” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe negato la contraffazione del marchio comunitario “(omissis) ” ad opera del marchio “(omissis) ” delle resistenti, utilizzabili nella stessa classe merceologica e confondibili in astratto a prescindere dal contesto d’uso, unico criterio invece a essere stato esaminato dalla sentenza impugnata. A nulla rileverebbe in proposito la contumacia della ricorrente in fase di appello, posto che la falsa applicazione di legge denunciata risultava evidente anche sulla scorta del materiale a disposizione del giudice di secondo grado, che dimostrava la affinità dei marchi e il sicuro effetto confusorio determinato dal loro contemporaneo utilizzo.
2.2. Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 1 comma lett. d) e 25 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice Proprietà Industriale) e degli artt. 7 e 9 del Reg. CE n. 207/2009, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nell’applicazione dell’accertamento in concreto della confondibilità, siccome basato su una distorta interpretazione dei criteri ermeneutici applicabili in tema di capacità distintiva.
2.3. Terzo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 1 comma lett. d) e 25 del Codice Proprietà Industriale e degli artt. 7 e 9 del Reg. CE n. 207/2009, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di individuare il cuore del marchio – quand’anche debole – nella dicitura “(…)”, rispetto al quale irrilevante era la questione dell’autonoma capacità distintiva della parola “Bingo” rispetto alla parola “Casinò”.
2.4. Quarto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del DM 31 gennaio 200 n. 29, e dell’art. 16 della legge 13 maggio 1999 n. 133, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di considerare che, anche alla luce del regolamento istitutivo del gioco del bingo, la relativa attività deve esse svolta in apposite sale e previa autorizzazione statale, esattamente come il casinò, di talché erronea sarebbe la motivazione della Corte che su tale pretesa distinzione avrebbe distinto le due fattispecie.
2.5. Quinto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché degli artt. 20 e 22 del Codice Proprietà Industriale, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.” deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha inibito alla ricorrente l’uso del marchio (omissis) in ogni sua forma l’utilizzo del domain name (omissis) , in assenza di alcuna prova – il cui onere incombeva sulle resistenti – della condotta di contraffazione della ricorrente.
3. Il ricorso va respinto.
4. Il primo motivo è infondato. Insegna una risalente sentenza di questa Corte che a configurare l’ipotesi di una contraffazione di marchio è necessario che essa investa quegli elementi, costitutivi e caratteristici, che adempiono alla specifica funzione di identificare il prodotto contrassegnato nella sua consistenza merceologica e nella sua provenienza imprenditoriale; quindi l’individuazione degli elementi caratterizzanti il marchio presuppone l’individuazione del suo carattere forte o debole in rapporto con la presenza di elementi espressivi, denominativi ovvero astratti, metaforici e traspositivi (in funzione grafica o fonetica), la determinazione della sua struttura semplice o complessa, la definizione del livello comportamentistico e valutativo dei destinatari del prodotto. Il relativo giudizio, previo apprezzamento di tutti gli elementi suddetti in relazione ai marchi contrapposti, si concreta in una valutazione globale e sintetica in ordine alla loro confondibilità, ed è rimesso al giudice del merito nonché e sottratto al sindacato in sede di legittimità se sorretto da motivazione giuridicamente corretta e logicamente congrua (Sez. 1, Sentenza n. 2692 del 29/05/1978). A tale arresto si sono conformate anche le successive pronunce di questa Corte rese dalla Sez. 1, n. 1473 del 09/02/1995; n. 9617 del 25/09/1998; n. 21086 del 28/10/2005; n. 13592 del 04/12/1999; n. 4405 del 28/02/2006; n. 1906 del 28/01/2010. La motivazione della sentenza impugnata è conforme a tali principi laddove ha motivato il proprio giudizio comparativo sui due marchi, valutandoli nel loro complesso e con riferimento ai destinatari del loro utilizzo e pervenendo logicamente a concludere per la loro reciproca non interferenza. Che il giudizio sia stato condotto in concreto e non anche in astratto appare una petizione di principio della ricorrente; dalla lettura della motivazione impugnata emerge che la Corte distrettuale ha diffusamente argomentato come, per il consumatore italiano, il termine “bingo” sia associato a uni gioco di gruppo, laddove il termine “casinò” sia associato a una precisa attività imprenditoriale, rigidamente controllata dallo Stato e soggetta a specifiche e cogenti autorizzazioni. Tale valutazione attiene al merito della controversia ed è incensurabile in questa sede se non nei ristretti limiti dell’assoluta apparenza o insanabile contraddizione della relativa motivazione; circostanze estranee al caso di specie, ove il ricorso mira a sostituire un’esegesi della prova favorevole alle ricorrenti rispetto a quella sfavorevole adottata dal giudice di secondo grado ciò che all’evidenza non è consentito in questa fase.
5. Parimenti infondato è il secondo motivo. In primo luogo la censura lamenta la pretesa violazione della qualificazione del marchio come “debole” effettuata dalla Corte di appello, senza tuttavia indicare da quali passi della sentenza tragga tale conclusione. Invero la sentenza impugnata non fa alcun cenno alla distinzione tra marchio forte e marchio debole, né identifica quale sia il cuore dei due marchi. Argomenta però con chiarezza che “Bingo” e “Casinò” sono termini diversi e non confondono il consumatore il quale, pur in presenza del comune appellativo “(…)”, non potrebbe cadere in confusione sul tipo di attività svolta in ciascuno dei due diversi contesti. E ancora una volta, come per il primo mezzo, tale motivazione appare riconoscibile come, tale e coerente con la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento e la censura è inammissibile per la parte in cui, similmente al primo motivo, tende a far compiere a questa Corte un nuovo e più favorevole accertamento di fatto, fondato su quale sia il “cuore” dei marchi in questione.
6. Il terzo motivo è infondato. In primo luogo la censura dà per scontato, senza tuttavia indicare i passi della sentenza che legittimerebbero tale conclusione, che la Corte di appello abbia qualificato il marchio della ricorrente come marchio debole; in ogni caso, anche qualora così fosse, si deve rilevare che questa Corte ha affermato (Sez. 1, Sentenza n. 14684 del 25/06/2007) che la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non impedisce il riconoscimento della tutela nei confronti della contraffazione, in presenza dell’adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l’aspetto caratterizzante, ovverosia il nucleo cui è affidata la funzione distintiva. La sentenza impugnata ha sul punto accertato che tra i due marchi la variante bingo/casinò sia tale da evitare il rischio di confusione, coerentemente escludendo l’interferenza.
7. Il quarto motivo è infondato, posto che il richiamo alla rigidità della legislazione in tema di autorizzazione all’apertura e alla gestione dei casinò non è stato fatto dalla Corte di appello per affermare che il gioco del bingo sia sottratto ad analoghe autorizzazioni, ma per escludere che nell’immaginario del consumatore i termini “casinò” e “bingo” siano sinonimi o comunque possano generare confusione sulla tipologia delle attività da ciascuno evocate; ne deriva che la circostanza che anche il gioco del bingo sia soggetto ad autorizzazioni risulta del tutto irrilevante e non inficia la coerenza della decisione impugnata.
8. Il quinto motivo è inammissibile poiché, sotto il paradigma della violazione di legge, tende a far compiere a questa Corte un nuovo giudizio di fatto sulla confondibilità dei domain name oggetto di inibizione, in presenza di una motivazione resa dal giudice di secondo grado superiore al minimo costituzionale e riconoscibile come tale.
9. La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.


Per avere il pdf inserisci qui la tua email. Se non sei già iscritto, riceverai la nostra newsletter:

Informativa sulla privacy
DOWNLOAD

ARTICOLI CORRELATI

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema. Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI