Business | Articoli

Registrare un marchio: chi, come ed eccezioni

11 Luglio 2013
Registrare un marchio: chi, come ed eccezioni

Ecco regole, modalità e procedura per poter registrare un marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

 

Si parla di marchio registrato, a differenza del marchio di fatto, in presenza di un segno di cui sia stata domandata e ottenuta la registrazione come marchio d’impresa presso l’ufficio competente, in Italia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UUIBM) oppure presso l’ufficio della Comunità Europea (UAMI).

Chiunque, imprenditore o non imprenditore, può registrare un marchio. Può infatti ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Esistono solo le seguenti eccezioni alla regola generale secondo la quale chiunque può chiedere di registrare un marchio:

1. Marchio registrato in malafede;

2. Ritratto di persona o nome notorio registrato come marchio senza consenso del soggetto interessato;

3. Nome di persona non notorio registrato come marchio se l’uso che ne viene fatto è lesivo della fama, onore e decoro della persona interessata.

La registrazione del non avene diritto comporta la nullità del marchio registrato, che deve essere fatta valere in giudizio. In altre parole, fino al momento in cui non si avvierà una causa per ottenere la dichiarazione di nullità, il marchio rimarrà formalmente valido.

Come procedere per registrare un marchio?      

La procedura di registrazione di un marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi si effettua tramite la compilazione di un modulo presso la Camera di Commercio e può essere effettuata direttamente dal titolare del marchio.

La consulenza e l’appoggio di un consulente specializzato, che può essere un c.d. mandatario marchi (cioè un iscritto all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, nell’apposita Sezione Marchi), o un avvocato, consente ovviamente di farlo con ogni accortezza che possa essere idonea a conferire maggior valore al titolo, facendo riferimento ad una corretta descrizione del marchio e a una corretta indicazione dei prodotti di interesse.

L’indicazione di quest’ultimi deve infatti fare riferimento a un elenco di prodotti e/o classi merceologiche ufficialmente riconosciute nella c.d Classificazione di Nizza, che è appena stata modificata nella su “X Edizione” (per ora solo in inglese e in francese) e che è disponibile sul sito dell’OMPI, l’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

L’arte di identificare con la giusta ampiezza e al tempo stesso la giusta precisione l’ambito merceologico di un marchio registrato fa la differenza nel valore economico che questo col tempo potrà acquisire e solo l’esperienza di un consulente specializzato può apportare il giusto “plus” a questa operazione.

Si ricordi sempre, infatti, che una domanda di marchio non può subire modificheespansive” di alcun genere, per cui la scelta di tutelare i prodotti strettamente indispensabili oggi obbligherà a una nuova domanda di marchio domani in caso di ampliamento della produzione, con nuovi costi, una data di deposito successiva a chi frattanto si sia inserito e un marchio contestabile dal titolare del marchio anteriore.

D’altra parte, ogni classe merceologica ha un costo e il non uso per cinque anni di un marchio sul prodotto rivendicato in domanda comporta la sua decadenza, per cui anche esagerare con l’ampiezza non è opportuno.

Durante la procedura di registrazione vengono presi in esame alcuni dei requisiti di validità del marchio (in Italia si tratta generalmente del requisito di liceità, ma in quasi tutti i paesi del mondo si vagliano tutti i requisiti di cui si è parlato sopra e in particolare quello della novità).

Nel caso vi fossero problemi, l’Ufficio può invitare il richiedente a fornire dei chiarimenti.

Se invece la domanda venisse respinta, entro 60 giorni dalla comunicazione, si può proporre ricorso ad un’apposita Commissione di Ricorsi, la cui decisione è a sua volta ricorribile in Cassazione.

Se l’ufficio accoglie la domanda di registrazione, al richiedente viene rilasciata copia dell’attestato di concessione dell’esclusiva, il cui originale è inserito nella raccolta dei marchi d’impresa.

Di recente, l’Ufficio Brevetti e Marchi ha avviato la pubblicazione del marchio su apposito Bollettino, cosicché i terzi interessati possano decidere se contestare il nuovo deposito con una opposizione, una procedura appunto atta ad opporsi alla registrazione del marchio in questione che deve essere avviata entro tre mesi dalla pubblicazione. Si tratta di un contenzioso vero e proprio che si svolge davanti agli Esaminatori dell’Ufficio Marchi, la cui decisione è impugnabile presso la Commissione dei Ricorsi.

Il vantaggio rispetto ad una causa dinanzi ad un tribunale consiste nella celerità dei tempi e nei costi certamente inferiori a quelli di un contenzioso ordinario.



Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non hanno ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube