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Chi registra un marchio

16 Aprile 2019 | Autore: Maria Teresa Biscarini
Chi registra un marchio

Marchi nazionali, europei e con il sistema internazionale: procedure diverse per una tutela senza fine.

“Fatta la legge, trovato l’inganno”. Così si dice di coloro che furbescamente riescono ad eludere i doveri previsti dalle leggi. E’ questo il caso che in qualche misura attiene al caso del marchio “CE” esistente ormai dal 2006 e d’obbligo su svariati prodotti. Tale segno rimanda ad un ben specifico significato e cioè: i prodotti che sono così contraddistinti rispondono ai requisiti in materia di sicurezza, salute e protezione ambientale previsti in ambito di Unione europea (U.E.). Un bel sigillo a garanzia dei diritti dei consumatori. D’altro canto, sul fronte del produttore l’apposizione del marchio C.E. comporta una rilevante assunzione di responsabilità, il fabbricante infatti dichiara in tal modo che il prodotto presenta tutti i requisiti di conformità alle prescrizioni U.E. Fin qui si è ancora nei meandri della legalità, ma dove comincia l’inganno? Quando, come sta accadendo, ci si imbatte in segni distintivi pressochè identici dal punto di vista dell’acronimo C.E., ma con minime diversità che all’atto pratico fanno però la differenza. In altre parole, in circolazione ci sono due marchi C.E. con la E rappresentata dal simbolo dell’euro, con due ben distinte indicazioni di provenienza: di cui una made in U.E. e l’altra made in China. L’inganno sta quindi nel creare confusione tra i consumatori che magari pensano di acquistare un prodotto che rispetta gli standard di sicurezza U.E. e invece si trovano in mano prodotti dove la griffe C.E. sta per China Export, vale a dire prodotti cinesi destinati all’esportazione. Dalle stelle del marchio registrato dell’Unione Europea alle “balle” di un marchio usato solo di fatto da chi furbescamente tenta d’indurre in errore il consumatore frettoloso che scambia il CE cinese per il CE europeo. A questo punto, come avrebbe detto qualcuno, la domanda nasce spontanea: chi registra un marchio? E ancora: quale indicazione di provenienza fornisce il marchio? Se ad esempio fossi interessato a registrare un marchio non tanto in Italia, ma oltre i confini nazionali dinnanzi a chi si deve fare domanda? Se anche tu senti di volerne sapere di più, continua a seguirci.

C’è differenza tra deposito e registrazione del marchio?

La risposta è sì. In buona sostanza, si può dire che il deposito della domanda con le modalità e dinnanzi alle autorità di cui nel prosieguo, è il primo passo da compiere per poi arrivare alla successiva registrazione di un marchio.

Quindi si può anche dire che il deposito della domanda di marchio precede temporalmente la sua eventuale registrazione. Che vuol dire questo nello specifico? Innanzi tutto che al momento del deposito, chi fa richiesta di un marchio per diventarne titolare è un candidato alla titolarità e quindi dal deposito della domanda di marchio fino alla sua eventuale registrazione, il marchio è come se si trovasse in una sorta di stand-by.

A scanso di equivoci però, è bene sin da ora specificare che anche se la data di deposito è diversa da quella di registrazione, una volta che il marchio sia arrivato a registrazione, si considera come data di costituzione del diritto, quella dell’iniziale deposito. Un distinguo non certo di poco conto laddove ci si trovi a discutere giudizialmente su chi sia il legittimo titolare di un marchio.

In altri termini, poter contare su una data anteriore di deposito accompagnata da un uso costante del segno nel tempo può mettere al riparo dalle pretese di chi magari si sia introdotto sul mercato successivamente con marchi confondibili per prodotti o servizi identici o affini.

Chi e a quali condizioni può ottenere la registrazione di un marchio?

La legge [1] è chiara al riguardo: può cioè ottenere una registrazione come marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi. Con questo il legislatore ha cioè voluto mettere in chiaro subito una cosa: la richiesta di esclusiva su un marchio si giustifica in conseguenza dell’uso che già si faccia di esso o che ci si propone di fare. Questo limite posto dal legislatore non è stato messo a caso; si vuole così evitare che il registro dei marchi si trasformi in un vero e proprio “cimitero dei marchi”.

Che vuol dire questa nota apparentemente lugubre quando si ha a che fare con i marchi? Semplicemente che se il segno di cui si è chiesta e ottenuta la registrazione, non dovesse venire utilizzato nell’arco temporale di cinque anni dalla data di registrazione o comunque per un periodo superiore a cinque anni dopo la registrazione, il marchio verrebbe a decadere, cioè a morire.

Ovviamente per arrivare a far decadere un marchio, occorrerà instaurare un procedimento ad hoc dove sarà il giudice con sentenza ad accertarne la decadenza. Attenzione quindi ad investire soldi per registrare marchi di cui all’atto pratico non si intenda fare uso in tempi relativamente brevi.

Quali sono i diritti conferiti dalla registrazione del marchio?

Con la registrazione che, come già anticipato, necessita di una forma di accettazione da parte dell’autorità all’uopo preposta, si acquista il diritto all’uso esclusivo del marchio. Il procedimento di registrazione, in gergo strettamente legale, si direbbe che è una forma di accertamento costitutivo.

In altri termini, l’autorità preposta alla verifica e all’accettazione del marchio di cui si chiede il deposito, accerta la sussistenza dei requisiti di legge e solo dopo che ne abbia riscontrato la sussistenza, il diritto all’uso esclusivo può dirsi costituito in capo al titolare.

Quali sono i marchi dal punto di vista dell’estensione territoriale?

Marchio nazionale

Il marchio nazionale attribuisce il diritto all’uso esclusivo del segno registrato all’interno del territorio dello stato italiano. Se Tizio deposita e ottiene la registrazione in Italia del marchio “Gatto” per contraddistinguere ad esempio giochi da tavolo per bambini, il suo diritto di esclusiva dovrà intendersi circoscritto solo ed esclusivamente al territorio nazionale, senza poter avere nulla a pretendere da un Caio che in Spagna usi lo stesso marchio finanche per gli stessi prodotti.

Quindi si potrebbe dire che paese che vai, registro di marchi che trovi. A questa regoletta di massima fa però eccezione il caso seguente relativo al marchio cosiddetto europeo.

Marchio europeo

Il marchio europeo, in origine chiamato marchio comunitario ed istituito con apposito regolamento [2] del Consiglio CE, consente di poter ottenere con un’unica domanda un marchio valido su tutto il territorio dell’Unione europea.

Il marchio si dice infatti che ha carattere unitario. Che vuol dire questo all’atto pratico? Semplicemente che al fine di attuare l’obiettivo comunitario di un unico mercato, il legislatore ha inteso conferire alle imprese, la possibilità di acquistare, tramite una procedura unica, i marchi che in quanto comunitari/europei, godono di protezione uniforme automaticamente in tutto il territorio dell’Unione europea.

Quindi chi ad oggi dovesse registrare un marchio europeo, si troverebbe titolare di un diritto di esclusiva limitatamente ai prodotti e/o servizi per i quali si chiede protezione in tutti i 28 stati aderenti all’U.E.

Marchio internazionale

La istituzione del marchio europeo non esclude ovviamente la sussistenza dei marchi nazionali dei paesi estranei all’Unione europea. E’ questo il caso che va sotto il nome di registrazione internazionale dei marchi. Questa terza via consente quindi di ottenere protezione e diritti di esclusiva all’interno della aree geografiche non comprese sotto il cosiddetto “cappello dell’Unione europea”. Quindi partendo da una registrazione di base effettuata a livello nazionale, si potrà ottenere la registrazione di quello che gli addetti al settore chiama “fascio di marchi”.

Quindi, se Tizio ha depositato un marchio in Italia potrà partendo da questo primo passo chiedere la registrazione in uno o più dei 97 stati non UE; se quindi la richiesta si estende a più stati ecco che dalla registrazione di base verrebbe ad originarsi un fascio di marchi, aventi vita autonoma nei singoli stati. Che significa questo? Che lo stesso marchio potrebbe non essere accolto in uno stato e in un altro sì, perché magari in contrasto con delle normative interne, o magari esser accettato solo per alcuni prodotti o servizi anziché per tutti.

Qual è l’autorità preposta alla registrazione del marchio italiano?

Alla registrazione di un marchio in Italia si procede tramite il deposito di apposita domanda rivolta all’Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) con sede a Roma che altro non è che una direzione del ministero delle Attività Produttive. La domanda può altresì essere depositata anche presso le camere di commercio locali; saranno poi loro che provvederanno ad inoltrarla all’Uibm. Da ultimo è stata resa disponibile anche una procedura di deposito telematica.

Una volta che la domanda sia pervenuta all’ufficio di competenza, il funzionario che ha ricevuto la domanda nella parte del modulo riservata all’ufficio provvederà ad apporre quanto segue:

  • data;
  • numero progressivo di deposito;
  • timbro dell’ufficio;
  • firma.

Al richiedente verrà quindi rilasciata un’attestazione di avvenuto deposito, mentre dietro apposita istanza l’ufficio rilascerà anche copia o copia autentica della domanda del richiedente.

Sarà inoltre utile sapere che una volta terminata la procedura di deposito della domanda di marchio, sarà consultabile on-line il database dell’Uibm e quindi rintracciare anche il proprio marchio (tenendo in debito conto un certo ritardo negli aggiornamenti che non potranno essere mai in tempo reale).

Qual è l’autorità preposta alla registrazione del marchio comunitario?

L’autorità preposta in questo caso ha subìto dei cambiamenti nel corso degli ultimi anni. Vediamo quali. A partire dal 23 marzo 2016 l’Uami o Oami, vale a dire l’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno è stata ribattezzato in Euipo (Ufficio dell’unione europea per la proprietà intellettuale) con sede sempre ad Alicante in Spagna. Parallelamente il cosiddetto “Marchio Comunitario” è diventato “Marchio dell’Unione Europea”.

Se dunque devi depositare un marchio europeo, con copertura in tutti gli attuali 28 stati dell’Unione europea, la domanda andrà indirizzata, tramite apposita piattaforma web alla nuova denominazione Euipo di cui sopra.

Qual è l’autorità preposta alla registrazione del marchio internazionale? 

Il deposito del marchio internazionale deve essere effettuato presso l’ufficio nazionale del paese in cui è stato depositato il corrispondente marchio nazionale (cosiddetto “marchio di base”) o presso l’Euipo se il marchio di base è dell’Unione europea. Saranno poi questi uffici che provvederanno ad inoltrare la domanda all’autorità appositamente preposta che in questo caso si chiama Wipo. (World intellectual property organization) che in italiano suona come organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale con sede a Ginevra in Svizzera.

Resta inteso che la scelta su dove registrare il proprio marchio dipenderà dalle zone all’interno delle quali si intenderà produrre o commercializzare i prodotti o contrassegnare i servizi d’interesse, consapevoli che la durata relativa alla titolarità del marchio potrebbe essere infinita.

Se in prima battuta, vale a dire con la prima registrazione, il diritto di proprietà esclusiva si estende per i dieci anni successivi al deposito, genericamente un po’ ovunque salvo rare eccezioni, è pur vero che se adeguatamente rinnovato, il marchio può avere una vita infinita. Come a dire: un marchio è per la vita!


Di Maria Teresa Biscarini

note

[1] Art.19 co.1 D. Lgs. n.30, 10/02/2005.

[2] Reg. 40/94.

Autore immagine: marchio di Andrei_R


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