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Come registrare un marchio

21 Aprile 2019 | Autore: Maria Teresa Biscarini
Come registrare un marchio

Dal deposito di un marchio alla sua registrazione: vademecum per orientarsi sia in ambito nazionale che europeo. 

E’di marca?Alzi la mano chi non si è trovato almeno una volta nella vita davanti ad una domanda del genere e la ragione è anche abbastanza scontata. In un mondo sempre più basato sull’ostentazione di uno status symbol, più o meno apparente, poter dimostrare a se stessi o forse più ancora agli altri, di essere tra gli “eletti” che possono permettersi l’acquisto di prodotti di marca ti catapulta nella ristretta cerchia dei privilegiati. Il marchio dunque veicola spesso, oltre al concetto di qualità superiore, anche quello di una certa appartenenza sociale. Oggi quindi non farà più di tanto impressione constatare come si sia disposti ad acquistare a rate, pur di arrivare ai personali oggetti del desiderio. E visto che non piace a nessuno stare tra gli esclusi, accanto al pianeta dei marchi e dei brevetti, si è fatto strada anche il mondo parallelo della contraffazione, altrimenti detto dei prodotti taroccati. Imitazione dunque a basso costo. Come difendersi da tutto questo? Un primo passo da prendere in considerazione è quello di precostituirsi una prova a fondamento del proprio diritto di esclusiva sul marchio. E come si fa? Sarebbe legittimo chiedersi. Attraverso la procedura di registrazione del segno distintivo, qual è appunto il marchio e come registrare un marchio? Verrebbe da chiedersi in una sorta di scatole cinesi in ordine successivo. Se anche tu vuoi saperne di più in tema di marchi di prodotti e servizi, continua a seguirci, perché la materia è così specialistica che spesso, senza gli addetti al settore, potrebbe riuscire poi non così semplice orientarsi all’interno di quella serie di norme che vanno sotto il nome di codice della proprietà industriale [1].

Cos’è un marchio?

Il marchio molto semplicemente è un segno a carattere distintivo che consente al consumatore di distinguere i beni o servizi di un’impresa rispetto a quelli di un’altra, al fine di orientare all’acquisto. In gergo tecnico, si dice infatti che il marchio è un “collettore di clientela”, vale a dire un accumulatore di informazioni e quindi anche di potenziale clientela.

Per questo, le varie attività confusorie che si verrebbero a creare laddove dovessero circolare sul mercato marchi facilmente confondibili per prodotti o servizi concorrenti, è ciò che più viene temuto da un accorto imprenditore. Spesso le aziende indirizzate anche ai mercati esteri, sono infatti disposte ad investire considerevoli capitali in campagne pubblicitarie e atti a tutela del proprio patrimonio immateriale (all’interno del quale vi rientrano marchi, modelli, brevetti, know how) pur di ritagliarsi la propria nicchia di mercato.

Per cui, una volta che si sia proceduto con la registrazione del marchio, seguendo l’iter di cui si dirà nel prosieguo, in capo al titolare si costituirà il diritto di proprietà industriale da cui discende anche il diritto all’esclusiva.

Cosa può costituire oggetto di registrazione?

La legge italiana è chiara al riguardo [2]. Possono cioè costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente come:

  • parole;
  • nomi di persona;
  • disegni;
  • lettere;
  • cifre;
  • suoni;
  • forma del prodotto;
  • confezione del prodotto;
  • combinazioni o tonalità cromatiche.

Una casistica dunque dettagliata che consente già di ampliare il raggio d’azione di cosa la legge intenda per marchio. Vale a dire che è marchio non solo la lettera “V” che ad esempio caratterizza il marchio Valentino apposto sul prodotto di maglieria, ma anche la forma stessa del prodotto; si pensi a tale riguardo ad una particolare fantasia del tessuto avente funzione distintiva come nel caso della quadrettatura caratteristica del noto marchio “Burberrys”.

Tra i casi forse meno scontati ci sono anche quelli che concernono la tutela avente ad oggetto la mera tonalità cromatica; come ad esempio il lilla del cioccolato Milka o li colore rosso Ferrari, ben diverso dal rosso Valentino.

Del pari è marchio anche la suoneria caratteristica dei cellulari. E dove starebbe in quest’ultimo caso la caratterizzazione grafica? Nelle note musicali su un pentagramma è la risposta. L’Ufficio italiano brevetti e marchi (U.I.B.M.) rigetta quindi le domande di marchio sonoro laddove non siano supportate da una idonea rappresentazione grafica e basate magari solo su una registrazione musicale.

Esiste poi tutta una ulteriore casistica di evenienze ancora più particolari che non sono sfuggite alle previsioni di legge, tra queste annoveriamo:

  • ritratti di persone;
  • nomi notori;
  • segni notori;
  • stemmi.

Tipologie queste ultime che richiedono necessariamente un supporto consulenziale, visto il contemperamento di opposti interessi che le fattispecie implicano. Per dirla più semplicemente, come si fa ad inibire al signor Giorgio Armani che risiede a Canicattì di non usare le proprie legittime generalità, in funzione di marchio, all’interno della propria azienda, vista la sussistenza di una identica e per di più celebre griffe nel mondo dell’alta moda?

Ovviamente, il signore di Canicattì potrà continuare ad usare il suo nome e cognome, ma nel rispetto di determinate precauzioni che spesso dovranno essere discusse e concordate in sede di accordi tra le parti. Quindi si fa presto a parlare di marchi, ma le vicende in cui si potrebbe incorrere sono ben più numerose di quanto si potrebbe immaginare. Per cui meglio informarsi bene prima di procedere con la domanda di registrazione di un marchio.

Cosa significa registrare il marchio per classi di prodotti e servizi?

Per rispondere in modo esaustivo si dovrà fare riferimento al cosiddetto “principio di specialità” che circoscrive ancora meglio quale sia il diritto di esclusiva riconoscibile in capo al titolare del marchio registrato. Il diritto di marchio, vale la pena rammentarlo, non corrisponde ad una esclusiva sul segno in relazione a qualsivoglia prodotto o servizio.

Sono chiare al riguardo sia le disposizioni del Codice civile [3] che quelle del cosiddetto codice della proprietà industriale (C.P.I.) [4]. Il diritto del titolare di un marchio registrato è infatti limitato ai prodotti e servizi espressamente richiesti nella domanda di registrazione, che rimandano a specifiche classi facenti capo alla classificazione internazionale dei prodotti e servizi, comunemente denominata classificazione di Nizza.

Ad oggi, la classificazione aggiornata e scaricabile direttamente dalla pagina web dell’Uibm è l’undicesima edizione in vigore dall’1 gennaio 2019 con ben 34 classi di prodotti e 11 di servizi per un totale quindi di 45 classi normate.

Come deve essere compilata la domanda di marchio in Italia?

La domanda deve essere necessariamente redatta su uno specifico modulo scaricabile direttamente dalla pagina web dell’Uibm (Ufficio italiano brevetti e marchi).

Tra le indicazioni richieste ai fini di una corretta ed esaustiva compilazione del modello, si annoverano in primis i dati del richiedente, così come indicati di seguito:

  • cognome;
  • nome;
  • nazionalità/domicilio della persona fisica;
  • denominazione, sede/nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente.

Quanto invece alle caratteristiche del marchio di cui viene chiesta la registrazione, andrà esibita la riproduzione del marchio indicando se si tratti di marchio:

  • verbale;
  • tridimensionale;
  • sonoro;
  • cromatico;
  • con la successiva specifica dei prodotti e/o servizi che il marchio intenderà contraddistinguere nel rispetto della classificazione internazionale di Nizza di cui sopra.

A chi deve essere presentata la domanda di marchio in Italia?

La domanda di registrazione per marchio d’impresa deve essere redatta su apposito modulo scaricabile on line; la domanda potrà poi essere inoltrata nei seguenti modi:

  • presso una qualsiasi camera di commercio;
  • inviata per posta all’Ufficio italiano brevetti e marchi – Divisione VIII – Via Molise 19 – 00187 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale alternativa stando alle indicazioni fornite dall’Uibm. è tuttavia sconsigliata in quanto l’Uibm e comunque obbligato a trasmettere la domanda medesima alla camera di commercio al fine dell’attribuzione di numero e data di deposito con evidente dispendio di tempo al fine della decorrenza della protezione;
  • tramite il sito al link “servizionline” dell’Uibm.

Cosa deve contenere la domanda di marchio?

Una volta compilato il modello si dovrà fare attenzione anche a tasse governative, diritti di segreteria e documentazione ulteriore al fine di evitare che la domanda non possa essere ricevuta con perdita di giorni utili alla rivendica di una esclusiva sul segno da proteggere.

Nel dettaglio, ai fini dell’accettazione della domanda di deposito del marchio, dovrà essere prodotto quanto segue:

  • modulistica: n. 1 originale e n. 2 copie (sull’originale deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00);
  • attestazione di versamento all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara da effettuarsi esclusivamente attraverso l’utilizzo del modello F24, rilasciato dalla CCAA all’atto del deposito; oppure da eseguirsi prima del deposito della domanda (solo in caso di deposito postale);
  • ricevuta del pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria alla Camera di  Commercio presso cui si effettua il deposito;
  • lettera d’incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale (eventuale); ricorre questa ipotesi laddove ci si serva dell’intermediazione di un incaricato come il “mandatario marchi”, il consulente tecnico specializzato nel settore;
  • atto di delega (eventuale).

Costi di registrazione del marchio in Italia

Il costo di registrazione di un marchio di primo deposito dipende da fattori fissi e da fattori variabili come il numero di classi di prodotti e servizi individuati. A seguire, le voci di spesa.

Versamenti / tasse concessione governativa

Le tasse governative per un primo deposito di marchio sono le seguenti:

  • 101 euro: comprensiva della prima classe di prodotti e servizi;
  • 34 euro: per ogni classe aggiuntiva oltre la prima (per cui Euro 135 se si deposita un marchio per due classi, Euro 169 per tre classi, Euro 203 per quattro, e così via);
  • 34 euro: per lettera d’incarico, se il deposito viene presentato da un iscritto all’albo dei consulenti in proprietà industriale (o mandatario) o all’ordine
    degli avvocati (importo da aggiungere al totale).

Le tasse governative per la domanda di rinnovo del marchio prima della scadenza decennale sono le seguenti:

  • € 67,00: comprensiva della prima classe di prodotti e servizi;
  • € 34,00: per ogni classe aggiuntiva oltre la prima (per cui Euro 135 se si deposita un marchio per due classi, Euro 169 per tre classi, Euro 203 per quattro, e così via);
  • € 34,00: per eventuale mora nel pagamento da effettuarsi entro e non oltre i 6 mesi dalla scadenza del deposito;
  • € 34,00: per lettera d’incarico, se il deposito viene presentato da un iscritto all’albo dei consulenti in proprietà industriale (o mandatario) o all’ordine degli avvocati (da aggiungere al totale).

 Diritti di segreteria

  • versamento di € 40.00 alla Camera di commercio (C.C.I.A.A.) presso cui si effettua il deposito;
  • marca da bollo da € 16,00 per il modulo; se il modulo supera le 4 pagine,
    aggiungere una marca da bollo ogni ulteriori 4 pagine o frazione di 4 (ed 1 marca
    da bollo da € 16,00, se richiesta la copia conforme).

Quando è consigliabile registrare un marchio europeo?

Laddove poi l’interesse per la tutela del segno dovesse superare i confini nazionali, esiste l’opzione del marchio europeo che come è intuibile garantisce protezione e diritti di esclusiva in tutti gli stati membri (attualmente 28), dell’Unione europea. Una tutela che va vagliata bene in fase di scelta di come depositare il proprio marchio; vediamo perché.

E’ consigliabile il ricorso alla protezione conferita dal marchio europeo in caso di:

  • interesse all’utilizzo del marchio all’interno di più stati membri dell’Unione europea;
  • disponibilità economica superiore a quanto tendenzialmente occorre per registrare un marchio in Italia (si deve infatti tenere in considerazione che le tasse di deposito U.E. partono da una base minima di 850 / 1000 € a salire, come si approfondirà nel prosieguo);
  • maggiore propensione a farsi assistere a proprie spese, da un consulente di settore, vista la frequenza di contestazioni da parte di altri titolari di marchi anteriori che potrebbero opporsi, con procedura ad hoc, alla registrazione del nuovo marchio in U.E.

Va infatti chiarito fin da ora che la procedura di esame che sta dietro al rilascio della registrazione di un marchio europeo è ben più complessa e approfondita di quella che si ha in Italia. Questo equivale a dire che il marchio europeo è sicuramente un “sorvegliato speciale” rispetto al marchio registrato presso l’Uibm nazionale. Si tenga conto, a tale proposito, che stando alle dichiarazioni ufficiali rese note sulla piattaforma Euipo vale a dire dell’Autorità competente al rilascio del marchio UE, ben una richiesta di marchio UE su cinque è oggetto di opposizione da parte di titolari di marchi già presenti sul mercato.

Qual è la tutela che conferisce un marchio UE registrato?

Una volta che i punti sopra esposti siano stati passati al vaglio e si sia disposti ad investire in un marchio europeo, va evidenziato qual è il quid in più che il MUE (marchio dell’Unione europea) conferisce al suo legittimo titolare.

In primis:

  • i diritti di esclusiva si estendono agli stati membri dell’U.E. presenti, ma anche futuri; quindi in altri termini si ha una tutela destinata a crescere nel tempo;
  • una procedura di registrazione unica depositata in una sola lingua consente di ottenere la tutela allargata di cui sopra;
  • la tutela è rinnovabile di dieci anni in dieci anni, quindi potenzialmente all’infinito;
  • in sede di eventuale controversia legale, disporre di un marchio europeo costantemente utilizzato conferisce tutt’altra forza rispetto a quella di un marchio nazionale. Si pensi solo che una volta registrato, il marchio U.E. può essere fatto valere in un mercato stimato in 500 milioni di consumatori circa.

Come si deposita un marchio europeo?

Le domande di marchio U.E. si possono depositare esclusivamente presso l’Euipo con sede ad Alicante (Spagna). Per un valido deposito non è più possibile avvalersi del fax, ma solo di uno dei seguenti mezzi:

  • deposito elettronico (vale a dire domande online tramite la “user area” presente sulla pagina web dell’Euipo);
  • posta indirizzata a Euipo Avenida de Europa 4, 03008 Alicante (Spagna);
  • servizio speciale di corriere indirizzato a Euipo Avenida de Europa 4, 03008 Alicante (Spagna).

A livello di modulistica è possibile fare uso di modulistica appositamente predisposta e scaricabile on line distinta come segue:

  • modulo in 5 fasi (più snello);
  • modulo di domanda avanzato (predisposto per le domande più complesse e nel caso in cui si desideri presentare un proprio elenco personale di prodotti e servizi).

Quali sono le tasse per registrare un marchio U.E?

Nel caso in cui il deposito della domanda di marchio UE avvenga on line, questi sono i costi a cui si andrà incontro:

  • la cosiddetta tassa base che copre una sola classe di prodotti/servizi è pari a 850,00 €;
  • la tassa per la seconda classe di prodotti e servizi è pari a 50 €;
  • la tassa per ogni classe a partire dalla terza è pari a 150 €.

Nel caso invece in cui il deposito della domanda di marchio UE venga effettuato in modalità cartacea:

  • la tassa di base relativa ad un marchio individuale UE è pari a 1000,00 €;
  • la tassa per la seconda classe di prodotti e servizi è pari a 50 €;
  • la tassa per ogni classe oltre la seconda è pari a 150 €.

Solo una volta che la procedura sia stata correttamente completata e che il marchio da depositato venga registrato dalla competente autorità, il richiedente potrà legittimamente apporre il simbolo ®, che sta appunto per “registrato” ai prodotti/servizi rivendicati, ben consapevole del carattere di ufficialità a valenza giuridica attribuita al segno. Quindi attenzione a farne uso in modo illegittimo, oltre a costituire atto di concorrenza sleale è pure passibile di salate sanzioni.



Di Maria Teresa Biscarini

note

[1] D. Lgs. n.30 del 10.02.2005.

[2] Art.7 D. Lgs. n.30 del 10.02.2005.

[3] Art. 2569 cod. civ.

[4] Art.15 n.3 D. Lgs. n.30 del 10.02.2005.

Autore immagine: marchio di My Life Graphic


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