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La volgarizzazione del marchio: cos’è e come evitarla

11 Maggio 2019 | Autore: Maria Teresa Biscarini
La volgarizzazione del marchio: cos’è e come evitarla

> Diritto e Fisco Pubblicato il 11 Maggio 2019



Vademecum e buone pratiche per i titolari di marchi che hanno a cuore la buona salute dei propri segni distintivi. 

Rimmel, scotch, kleenex, scottex: nomi di cui tutti noi, con buona approssimazione, abbiamo più o meno sentito parlare e ai quali associamo dei prodotti ben specifici. Com’è possibile? verrebbe da chiedersi, visto che nessuno di questi è di origine italiana? La ragione va probabilmente ricercata nelle campagne pubblicitarie a tappeto che hanno accompagnato l’uscita sul mercato dei prodotti sopra evocati, o anche nel fatto che spesso quei termini, all’inizio sconosciuti nel loro significato, sono stati associati all’uscita sul mercato di prodotti nuovi. Per cui si potrebbe dire che quei nomi hanno fatto un po’ da apripista per prodotti similari che quindi, sulla scia dei primissimi mascara, rotolini di carta adesiva, rotoli o veline di carta, hanno pian piano cominciato ad uscire sul mercato con le più diverse griffe. E proprio qui si sono verificate le dolenti note per i titolari dei marchi di quegli iniziali prodotti che, in gergo tecnico, hanno così subito una vicenda di volgarizzazione; termine che non ha nulla a che vedere con l’accezione spregiativa connessa alla parola “volgare”. Se dunque anche tu vuoi saperne di più al riguardo, continua a seguirci scoprirai cos’è la volgarizzazione del marchio e come evitarla!

Capacità distintiva del marchio: perché è importante?

Si dice che il marchio è un segno distintivo, vale a dire che è in grado di distinguere un prodotto o un servizio in quanto proveniente ad esempio dal pastificio De Cecco piuttosto che Barilla. Non a caso, il carattere distintivo del marchio si trova già in apertura del codice della proprietà industriale [1].

La capacità distintiva, quindi insieme alla novità e alla liceità, costituisce uno dei requisiti imprescindibili ai fini della registrazione come marchio d’impresa. Questo è così vero che l’assenza del carattere distintivo di un segno sin dall’origine, comporta la nullità della registrazione.

Questa capacità distintiva, tuttavia, strano ma vero, ha un carattere che si potrebbe definire dinamico, cioè passibile di mutamenti col passare del tempo. Che significa questo all’atto pratico? Che un marchio può al momento del rilascio della registrazione essere dotato di capacità distintiva, ma ciò non esclude che, con il passare del tempo, tale capacità si perda al verificarsi di determinate evenienze e purtroppo non sono nemmeno così rari i casi in cui ciò potrebbe accadere; casi che, in gergo tecnico, vanno sotto il nome di volgarizzazione dei segni distintivi.

Volgarizzazione del marchio d’impresa

In sostanza, si verifica la volgarizzazione del marchio, quando questo non viene più visto dal pubblico come segno che identifica un prodotto/servizio proveniente da un’impresa o che distingue l’impresa stessa dalle altre. Qual è dunque la prima conseguenza di un tale stato di cose? Semplice! Il marchio finisce per essere adoperato nel linguaggio comune per individuare una categoria di prodotti/servizi.

In termini più semplici, ciò significa ad esempio che se in origine la parola Scottex era nata come un marchio tale da contraddistinguere i rotoli di carta assorbente di una determinata casa produttrice, poi ha finito per essere identificata come indicativa del materiale carta assorbente in senso amplio. Se quindi tra le corsie del supermercato si dovesse sentire “Non dimentichiamoci lo scottex”, ma poi a ben guardare la signora che ha lanciato l’allarme scorta carta assorbente, si dovesse avviare alle casse con un rotolo di tutt’altra marca, magari anche più economica del marchio citato, si è di fronte alla prova della volgarizzazione del marchio.

Come può accadere tutto questo, visto che chi registra il marchio è intenzionato a differenziare la propria produzione da quella dei concorrenti? Nei paragrafi che seguono affronteremo le fasi sia preliminari che successive alla volgarizzazione del segno distintivo.

Comportamenti che possono determinare la volgarizzazione del segno

La legge è chiara a questo riguardo [2]. I motivi cioè della perdita della capacità distintiva di un marchio possono essere dovuti ad una molteplicità di fattori, cioè:

  • ad azioni inadeguate compiute dal titolare;
  • ad omissioni da parte del titolare;
  • a fatti indipendenti dal comportamento del titolare, in conseguenza dei quali egli non sia stato in grado di intervenire per impedire la perdita della capacità distintiva.

In termini più pratici, il titolare cioè non può dirsi al sicuro con la mera registrazione del segno, per cui laddove altri dovessero cominciare a fare uso del marchio come fosse un termine generico (come peraltro è successo con la parola Scottex), il titolare medesimo dovrà attivarsi immediatamente e non tollerare questo stato di cose. Le omissioni in questo caso, se reiterate per un lungo periodo, potrebbero costare la vita al marchio. Sì, hai capito bene, il marchio potrebbe decadere in conseguenza della sua sopraggiunta volgarizzazione. Ciò peraltro non significa necessariamente che debba esserci malafede; è infatti sufficiente un’associazione sbagliata del marchio nella percezione del pubblico e il qui pro quo si potrebbe generare. Una volta poi che un’errata percezione ha preso piede, ahi voglia a fare campagne stampa per salvare il marchio; quindi molto meglio prevenire che curare.

Situazioni che possono essere l’anticamera della volgarizzazione

Il termine che identifica il marchio potrebbe poi anche essere inserito in enciclopedie, vocabolari, dizionari, o comunque opere di consultazione destinate al grande pubblico. Perché questa fattispecie potrebbe costituire un serio rischio per chi è titolare del marchio? Semplice. Laddove il marchio dovesse essere inserito come parola atta a descrivere genericamente una categoria di prodotti o di servizi senza che il titolare reagisca al fine d’impedire la continuazione di tale prassi, il pubblico potrebbe conseguentemente essere indotto in errore.

Vale a dire i lettori, che sono peraltro anche consumatori, in questo modo avranno la percezione che quel termine denoti non quel prodotto/servizio specifico appartenente ad una impresa ben identificata, bensì un amplio genere merceologico; per cui si potrebbe dire che una volta che si arrivi a questo passaggio, è come se ci si trovasse nell’anticamera della volgarizzazione del marchio.

Un’altra situazione a rischio e quindi da monitorare è quella inerente all’impostazione delle campagne di marketing. Mai quindi utilizzare il marchio per identificare un genere amplio di prodotti, altrimenti c’è il fondato rischio di ingenerare nei consumatori una percezione distorta del marchio quale accezione generica di una serie di prodotti/servizi.

Casi famosi di marchi volgarizzati

Scotch

Il famosissimo nastro adesivo è nato nei primi decenni degli anni ’90, e subito messo in commercio con il marchio “Scotch”, da allora, però qualsiasi nastro adesivo è stato chiamato così in quasi tutto il mondo.

Kleenex

Al pari dello Scottex anche il termine Kleenex era nato come marchio finalizzato a contraddistinguere i fazzolettini e veline di carta della medesima proprietà statunitense Kimberly Clark.

Cellophane

La nascita del segno risale ai primi del ‘900 e anche in tale caso questo nome avrebbe dovuto contraddistinguere la pellicola alimentare di una ben specifica casa produttrice, mentre poi ha finito per essere usato indistintamente per qualsiasi pellicola alimentare, a dispetto della diversa qualità.

Rimmel

Il mascara deve la propria scoperta a Eugene Rimmel, quindi in questo caso il nome di un prodotto di cosmesi riproduce il cognome di una persona fisica, e fin qui tutto accettabile, ma con il tempo lo stesso termine è diventato sinonimo di mascara in diverse lingue tra cui italiano, francese, portoghese, turco e arabo. Una evidente degenerazione dunque del suo iniziale carattere distintivo.

Decadenza del marchio per volgarizzazione

Laddove dunque in conseguenza di una delle fattispecie sopra menzionate si dovesse andare incontro ad ipotesi di eclatante volgarizzazione del marchio, la conseguenza è una sola: la decadenza del termine come marchio.

La legge sul punto non ammette sconti [3]: il marchio in gergo tecnico si dice infatti che “decade per volgarizzazione”. Ovviamente non si tratta di un processo automatico, ma occorrerà una pronuncia del giudice in tal senso.

Un caso eclatante è sicuramente rappresentato dalla vicenda che ha coinvolto il termine “Walkman” della Sony. La Corte Suprema austriaca ha infatti decretato che la parola “Walkman”, nel tempo era diventata un termine di uso generico, tale cioè da indicare qualsiasi registratore portatile. Questa importante pronuncia ha fatto sì che la Sony perdesse i suoi diritti sul termine “Walkman” in Austria, non potendo più utilizzarlo in modo esclusivo.

Cosa può fare il titolare per evitare la volgarizzazione del marchio?

Tra le varie accortezze che il titolare del marchio è opportuno metta in campo ai fini di salvaguardare la capacità distintiva del proprio marchio, si rammentano le seguenti:

  • innanzitutto è necessario depositare e registrare il marchio, accompagnandolo al simbolo ®, ossia R, che sta per marchio registrato, al fine di godere fin da subito dei diritti di esclusiva sul marchio, contro eventuali concorrenti che intendessero far uso del medesimo marchio per prodotti o servizi identici o affini;
  • il marchio va poi depositato in tutti i paesi di proprio potenziale interesse attuale e futuro, sì da “colonizzare” i territori nei quali si intenderà produrre e/o commercializzare i prodotti e/o i servizi contraddistinti dal marchio;
  • il titolare del marchio dovrà poi cercare di evitare e anche bloccare situazioni che possano mettere a rischio il marchio, tramite campagne stampa e promozionali che aiutino il pubblico ad associare quel marchio ad una sola impresa;
  • il titolare del marchio dovrà poi prestare attenzione alle strategie commerciali e alle comunicazioni d’impresa nonché alle campagne di marketing incluse quelle on line messe in campo dai concorrenti, al fine di consentire al pubblico l’associazione del prodotto/servizio all’impresa.

In parole molto più povere, l’imprenditore, che abbia a cuore il mantenimento della capacità distintiva del proprio marchio, dovrà periodicamente fare uscire sui giornali o sulle comunicazioni web la dicitura che “la parola tal dei tali è un marchio registrato di proprietà X”.

Del pari, laddove il marchio a carattere denominativo, (specie per i prodotti di nuova generazione) come è avvenuto nel caso del marchio “aspirina”, dovesse venire confuso con il prodotto da contraddistinguere, al punto da essere inserito nelle enciclopedie o dizionari della lingua italiana, è vivamente consigliabile che il titolare contatti l’editore per chiedere che nelle edizioni successive si specifichi a chiare lettere che:

  • il termine non identifica un prodotto/servizio generico;
  • il termine è un marchio registrato;
  • il termine è di proprietà dell’impresa Z;
  • il termine è di proprietà esclusiva a partire dalla data X.

Accortezze queste adottate dalla Ferrero a tutela del proprio marchioNutella”, e anche dalla proprietà del marchio “Aspirina”, marchio quest’ultimo di proprietà registrato sin dal lontano 1899. Quindi se è vero che chi registra il proprio marchio, come dice il detto, “ben comincia” è pur vero che bisogna anche essere consapevoli che questo passaggio costituisce, riprendendo il detto, solo “metà dell’opera”.


Di Maria Teresa Biscarini

note

[1] Art.1 co.1 D. Lgs. n.30 del 10.02.2005.

[2] Art.13 co.4 D. Lgs. n.30 del 10.02.2005.

[3] Art. 26 co.2 lett. a) D. Lgs. n. 30, 10.02.2005.

Autore immagine: marchio di stoatphoto


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