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Marchio decettivo: cos’è e quali conseguenze comporta

9 Giugno 2019 | Autore: Maria Teresa Biscarini
Marchio decettivo: cos’è e quali conseguenze comporta

Come scongiurare la morte del marchio divenuto ingannevole per errate pratiche del titolare.

“Fatta la legge, trovato l’inganno” recita un detto che la dice lunga sulle potenzialità di trarre in inganno gli altri per ricavarne un beneficio personale. Legge e inganno si fronteggiano sempre dalla notte dei tempi e non c’è settore che non sia potenzialmente coinvolto dal rischio d’inganni, più o meno in malafede. E anche il marchio, come si vedrà nel prosieguo, è interessato dal rischio d’inganno per il pubblico. La legge marchi però ricorre ad una terminologia forse meno consueta che è quella di decettività che, in buona sostanza, significa inganno. Se anche tu sei alle prese con una pratica di deposito di un marchio, o nutri semplicemente interesse e curiosità per la materia, continua a seguire questo nostro excursus sul marchio decettivo: cos’è e quali conseguenze comporta. Scoprirai come evitare o ridurre al minimo le condotte che potrebbero pregiudicare la validità e l’esistenza in vita del tuo marchio.

Il primo step per attribuirsi un’esclusiva su un segno distintivo sono il deposito e la registrazione presso gli uffici competenti, ma è altrettanto vero che le condotte successive possono fare una sostanziale differenza. Se vuoi saperne di più sulle casistiche in cui il marchio potrebbe diventare decettivo e alle relative conseguenze di legge, non staccare la spina: la lettura potrebbe suggerirti delle condotte utili e semplici da realizzare per salvare il marchio e la tua credibilità sul mercato.

Che significa marchio decettivo?

Molto semplicemente, si può dire che un marchio è decettivo quando è idoneo ad ingannare il pubblico, deve cioè essere capace di trasmettere un messaggio all’esterno. Per esempio, se si deposita il marchio “GranCuoio” per articoli di calzature, che nella pratica vengono però interamente realizzate in materiale sintetico, l’inganno insito nel marchio è evidente. Al contrario, laddove un marchio dovesse essere di mera fantasia come nel caso del segno “Tama” per articoli di cancelleria, non ci sarebbe rischio di decettività. In quest’ultimo caso, infatti, il segno “Tama” non comunica alcuna informazione al consumatore e, quindi, quest’ultimo non potrà essere tratto in inganno.

Marchio: quando è decettivo per la legge italiana?

Chiarito il significato del termine decettivo connesso al marchio, vediamo ora più da vicino i casi in cui il marchio è decettivo secondo la legge italiana [1]. Sono considerati decettivi quei marchi idonei ad ingannare il pubblico in merito a:

  • provenienza geografica;
  • natura dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio;
  • qualità dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio.

Decettività riguardo alla provenienza geografica

Un esempio di marchio decettivo relativo agli orologi potrebbe considerarsi quello che contiene l’indicazione geografica “Svizzera”, quando invece non c’è alcun collegamento tra quegli orologi e la Svizzera, notoriamente conosciuta come “patria” degli orologi di una data qualità. Pertanto, il marchio “WatchSvizzera” per orologi da polso provenienti da una casa produttrice della italianissima “terra dei fuochi” sarebbe decettivo secondo la legge italiana.

Altra ipotesi di decettività legata all’inganno sulla provenienza geografica è prospettabile quando nel marchio si fa uso di nomi e di lingue straniere, anch’essi idonei a trarre in inganno il pubblico circa la provenienza geografica dei prodotti. Laddove, invece, la provenienza geografica non abbia alcun rilievo per il consumatore, il marchio contenente l’indicazione geografica sarebbe ritenuto di fantasia e, quindi, ammissibile; si pensi al caso delle penne “Mont Blanc” (“Monte Bianco” in francese) o anche alle sigarette “Capri”.

Decettività riguardo alla natura dei prodotti o servizi

È altresì decettivo quel marchio che evoca una certa natura del prodotto perché magari richiama materiali come il cuoio, la seta o la lana senza che ce ne sia l’ombra nel prodotto, in quanto magari realizzato interamente in plastica o fibre sintetiche. Dunque, il marchio “Granlana” per filati sintetici sarebbe decettivo sin dall’origine.

Decettività riguardo alla qualità dei prodotti o servizi

Rientra sempre in una forma d’inganno del pubblico la creazione di un marchio descrittivo di caratteristiche del tutto estranee al prodotto per il quale il marchio viene depositato e registrato.

Ricorre questa ipotesi, ad esempio, quando il marchio contiene riferimenti a caratteristiche ipocaloriche, dietetiche o terapeutiche estranee alla bevanda contraddistinta dal segno. È decettivo il marchio “Diet Chinò” per il chinotto, se negli ingredienti non è poi presente una tipologia di elementi tali da giustificare il termine Diet che in inglese significa appunto dieta.

Conseguenze di legge in caso di decettività del marchio

Il codice della proprietà industriale è chiaro quando parla di marchi ingannevoli [2]; non possono cioè costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico riguardo a provenienza geografica, natura o qualità dei prodotti o servizi.

Quindi, se già al momento del deposito della domanda fosse evidente il rischio di inganno, la pratica di marchio verrebbe bloccata dall’ufficio preposto alla registrazione, ma è opportuno dire che questi casi nella pratica si verificano piuttosto raramente, essendo più frequente il caso di inganno sopravvenuto al deposito, come si vedrà successivamente.

La conseguenza connessa al sopraggiunto inganno insito nel marchio è la decadenza del segno distintivo. Che vuol dire questo in pratica? Semplicemente che il marchio nasce valido, ma poi tramite l’uso che di esso viene fatto nella pratica, lo stesso diventa fonte di confusione per il pubblico e, quindi, passibile di azione di decadenza. La decadenza non si verifica automaticamente, ma sarà necessaria l’iniziativa di qualche soggetto interessato alla promozione dell’azione di decadenza dinnanzi ad un giudice che dovrà pronunciarsi al riguardo, vale a dire sulla morte del marchio.

Decettività sopravvenuta del marchio

Come già anticipato, la legge contempla anche l’ipotesi di un marchio all’origine valido e con un potenziale di ingannevolezza sopraggiunto in un momento successivo alla registrazione. Che significa questo? Semplicemente che si dovrà spostare l’attenzione sull’uso che il titolare del marchio fa nella pratica.

Prendiamo ad esempio il caso di un marchio “Alpha” di titolarità congiunta di Tizio e Caio, depositato per articoli di abbigliamento. Se ad un certo punto i due contitolari dovessero decidere di mettere sul mercato prodotti qualitativamente diversi contraddistinti dal medesimo marchio “Alpha”, questo operato porrebbe le basi per un rischio d’inganno per i consumatori. Se il marchio “Alpha” venisse apposto tanto su articoli in seta quanto su merce di qualità scadente ad un prezzo omogeneo, il marchio anziché indicatore di una data qualità, sarebbe fonte di inganno. Situazione questa che, al momento del deposito del marchio, non era però intuibile essendosi i contitolari magari limitati a registrare il marchio per articoli di abbigliamento, senza alcun riferimento alla tipologia di tessuto da impiegare.

Cosa può fare il titolare di un marchio a rischio decettività?

Se il marchio dovesse avere sin dal momento del deposito lo stigma dell’ingannevolezza, il titolare dovrà piegare il capo dinnanzi all’ufficio che rifiuterà di registrare il suo segno, mentre se l’ingannevolezza dovesse sopraggiungere, il titolare potrebbe avere dalla sua qualche arma da giocare. Potrebbe, ad esempio, evitare la decadenza del suo marchio tramite una campagna informativa rivolta al pubblico sufficiente ad escludere ogni possibilità d’inganno. Qualche esempio chiarirà questo punto.

Se il marchio dovesse contraddistinguere della merce prodotta in uno stabilimento situato in una data area geografica, qualificante il prodotto (ad esempio: Francia per una linea di profumi) ed evocata dal marchio, ma nel tempo la produzione dovesse essere trasferita altrove, il titolare del marchio potrebbe porsi al riparo dal rischio d’inganno al pubblico, pubblicizzando adeguatamente l’avvenuto trasferimento dell’azienda.

Analoga situazione potrebbe essere quella in cui il marchio sia costituito anche dal nome di un noto stilista; se la collaborazione con quello stilista dovesse nel tempo venire meno, come la mettiamo con il marchio che richiama la sua presenza? Anche in tale caso un battage pubblicitario intenso potrebbe porre al riparo il titolare del marchio, quanto ad onere di corretta informativa alla clientela.

Un caso storico di marchio dichiarato decettivo

Tra le sentenze italiane di sicuro più note in merito alla questione dei marchi decettivi, una menzione particolare va al caso “Cotonelle”. Il marchio “Cotonelle” era stato depositato e quindi registrato per contraddistinguere esclusivamente prodotti cartacei (privi cioè di qualsiasi fibra di cotone). La questione era finita nelle aule di giustizia e giunta in Corte di Cassazione [3] la vicenda si era conclusa con la dichiarazione di nullità del marchio.

La ratio a monte della vicenda aveva fatto propendere gli “Ermellini” per la nullità del marchio “Cotonelle” per prodotti cartacei. Perché? Il marchio evocava la presenza del cotone, quindi era potenzialmente ingannevole per i consumatori che potevano erroneamente pensare che i rotoli di carta contenessero una percentuale di cotone.

Decettività del marchio all’interno dell’Unione europea

Anche in ambito di Unione europea è alta l’attenzione verso i rischi connessi alla circolazione di marchi ingannevoli per il pubblico; per cui, anche in caso di marchio in ambito di Unione europea, la legge [4] contempla in modo categorico l’impedimento assoluto alla registrazione dei marchi che possano indurre in errore il pubblico. Le casistiche sono le medesime previste dal legislatore italiano, vale a dire inganno sulla natura, qualità o provenienza geografica del prodotto o del servizio contraddistinto dal marchio. Ovviamente, questa valutazione in tale ambito geografico sarà di spettanza esclusiva dell’Euipo (European union intellectual property organization) nel corso dell’esame della domanda di marchio.

Attenzione al potenziale rischio d’inganno per il pubblico quando si sta pensando d’investire in un marchio. Le conseguenze potrebbero essere importanti, per cui meglio prevenire il rischio d’inganno per il pubblico con adeguati strumenti di conoscenza, anziché rischiare d’incorrere in “cure” drastiche messe in atto dal legislatore che potrebbero portare alla morte del tuo marchio.


Di Maria Teresa Biscarini

note

[1] Art.14 co.1 lett.b D. Lgs. n.30 del 10.02.2005.

[2] Art.14 co.1 D. Lgs. n.30 del 10.02.2005.

[3] Cass. n.3276 del 9.04.1996.

[4] Art 7 co.1 lett.g Reg. 207/2009 novellato da Reg (UE) 2015/2424.

Autore immagine: 123rf com.


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