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Come fare il restyling di un marchio senza perdere i diritti

29 Giugno 2019 | Autore: Maria Teresa Biscarini
Come fare il restyling di un marchio senza perdere i diritti

Diritti acquisiti, esigenze pubblicitarie e rinnovazione del segno nel tempo: una conciliazione possibile.

“Anno nuovo, vita nuova” recita il detto. Con il succedersi degli anni questo bisogno di novità potrebbe sentirsi anche all’interno della tua attività imprenditoriale con ripercussioni anche sul tuo “parco” marchi. In altre parole, potresti ben presto trovarti di fronte alla scelta se ridare nuova veste al tuo marchio depositato e registrato ormai da qualche anno. Che problema c’è? Potresti chiederti. Il tempo passa e con esso anche le mode, per cui una ventata di novità sul carattere grafico o sui colori del marchio o addirittura sul logo nel suo insieme, non potrà che allineare il brand alle nuove tendenze con soddisfazione della tua clientela. Tutto assolutamente vero, ma connessa al marchio non c’è solo la dimensione estetica a fini pubblicitari, ma anche quella giuridica a fini di tutela dei diritti acquisiti.

Che vuol dire in parole povere? Che prima di dar corso alle modifiche del tuo marchio è bene fare una serie di valutazioni che forse potrebbero anche porre pubblicitari e giuristi l’un contro l’altro armati. Sarai poi tu, in quanto titolare del marchio, a decidere come intervenire sul segno distintivo di proprietà. Per cui se anche tu dovessi essere alle prese con questioni del genere, vale a dire ti stai chiedendo come fare il restyling di un marchio senza perdere i diritti, continua a leggere. Troverai indicazioni utili ad orientarti sul se e sul come abbandonare il marchio vecchio per quello nuovo, ben consapevole però di ciò che lasci e di quello che troverai.

Cosa valutare quando ci si accinge ad un restyling del marchio

In prima battuta, concentriamo l’attenzione sul termine di origine inglese “restyling” che è ormai entrato a far parte del lessico comune, specie in determinati ambiti lavorativi. Il suo corrispettivo nella lingua italiana sarebbe “rivisitazione” di un qualcosa già esistente. Dunque, quando si sente la parola restyling si capisce subito che è intervenuto un mutamento a qualche livello.

Il nodo che resta da sciogliere ora è: quando una modifica può dirsi marginale o sostanziale nella pratica? Ad esempio, il mero mutamento di carattere grafico del tuo marchio come sarebbe da considerare? Una questione di dettaglio o uno stravolgimento del segno? Dalla marginalità dell’intervento dipenderà infatti la rinnovazione o meno del segno, perché è bene ricordare che i marchi se adeguatamente rinnovati entro il loro termine di scadenza possono avere durata illimitata nel tempo. Quindi, come conciliare la rinnovazione del marchio nella sua veste originaria con eventuali restyling? Il focus sul cosiddetto “cuore” dei segni distintivi chiarirà meglio il punto.

Cosa significa “cuore” del marchio e perché è importante?

Nella vasta gamma di marchi possibili, un’attenzione particolare va posta ai cosiddetti marchi complessi, vale a dire quei segni composti da più elementi, alfanumerici, grafici, stilistici che nell’insieme mandano un messaggio al pubblico. E’ infatti proprio con riguardo a tali segni che si pone il problema dell’individuazione del cosiddetto “cuore” del segno, vale a dire dell’elemento che costituisce il nucleo distintivo, diverso dalle parti meramente descrittive del marchio.

Nel caso del marchio Alpha registrato per scarpine da neonato, accompagnato dal disegno stilizzato di scarpine da bebè, il cuore del segno sarà rappresentato dalla scritta Alpha. Perché è così importante questo distinguo tra cuore del segno e parti marginali dello stesso? Perché sarà solo sul cuore del marchio avente carattere distintivo e non semplicemente descrittivo, che il titolare potrà rivendicare i suoi diritti di esclusiva. Per cui tornando all’esempio di cui sopra, il titolare del marchio Alpha potrà rivendicare l’esclusiva sulla scritta Alpha, ma non anche sul disegno delle scarpine in quanto descrittive del prodotto.

Restyling sostanziale del marchio: cos’è e quali rischi comporta

Chiarito cosa s’intende per cuore del marchio, vediamo ora quali implicazioni può comportare il suo restyling. Come già accennato col passare del tempo, il marchio registrato anni addietro potrebbe poi non essere più così accattivante e magari anche un po’ demodè sul mercato, per cui i pubblicitari potrebbero insistere per intervenire sul segno.

Laddove i creativi dovessero arrivare a stravolgere il marchio rispetto all’iniziale registrazione, è bene sapere che questo produce pesanti conseguenze sui diritti di esclusiva acquisiti. In fase di deposito del segno, deve infatti essere riprodotto sul modello scaricabile on-line un esemplare del marchio da sottoporre alle autorità incaricate di procedere alla registrazione del segno medesimo; vale a dire all’U.i.b.m. (Ufficio italiano brevetti e marchi) in caso di marchio italiano e all’E.u.i.p.o. (Ufficio dell’Unione Europea della Proprietà Intellettuale) in caso di marchio dell’Unione europea.

E’ su quello specifico tipo di marchio che si richiede l’esclusiva; di conseguenza laddove il restyling non si limitasse a variazioni marginali che mantengono intatto il cuore e la visione d’insieme del marchio, ciò darebbe origine, quantomeno da un punto di vista giuridico, ad un nuovo marchio. Questo significa che il titolare dovrà procedere con un’ulteriore pratica di deposito, anche se la proprietà è rimasta in capo alla stessa persona, se i prodotti contraddistinti e l’idea di fondo alla base del marchio siano rimasti invariati.

In altri termini, il titolare di un marchio oggetto di restyling che abbia inciso radicalmente sul segno, si troverà davanti al crocevia del rinnovo del marchio originario in prossimità della scadenza e/o del deposito della nuova versione del marchio oggetto di restyling.

Che succede se si decide di procedere con un nuovo deposito del marchio

Laddove la decisione sia quella di cambiare veste radicale al marchio, lo scenario potrebbe essere questo. Poniamo il caso di un’azienda Beta che produce giocattoli contraddistinti dal marchio Beta, depositato e registrato in Italia nell’aprile 2008. Nel 2017 a seguito di un’operazione di restyling si apporta una modifica sostanziale al marchio.

All’avvicinarsi della scadenza decennale del segno, (cadente nell’aprile 2018), la ditta Beta decide di registrare la nuova versione, senza però rinnovare il primo marchio Beta. Al contempo un’altra ditta concorrente nel settore dei giocattoli ha cominciato sin dal 2010 a usare un marchio molto simile a quello che viene lasciato cadere da Beta. Poi la medesima ditta concorrente, cogliendo l’occasione del mancato rinnovo da parte di Beta del suo vecchio marchio, registra a proprio nome il marchio Beta.

E’ evidente che in caso di eventuale controversia tra le due ditte concorrenti, la ditta Beta non potrà più far valere la storicità del primo marchio Beta contro il concorrente, perdendo ben dieci anni di anteriorità dei diritti acquisiti, perché dieci anni è la durata di vita minima di un segno.

Come avviene e cosa comporta la rinnovazione del marchio

Laddove invece il titolare del marchio già precedentemente depositato e registrato optasse per il mantenimento dello status quo, senza apportare modifica alcuna al segno, si avrebbe la situazione che in gergo giuridico prende il nome di rinnovazione [1].

Stando alla lettera della legge, la registrazione può essere rinnovata:

  • per lo stesso marchio precedente;
  • con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi rivendicati all’atto del primo deposito del segno;
  • nel rispetto della classificazione internazionale dei prodotti e servizi di cui all’Accordo di Nizza (che ha suddiviso i generi merceologici secondo una casistica standard e comune per tutti gli stati aderenti all’accordo).

Da quanto sin qui esposto, sembrerebbe dunque che un giurista accorto dovrebbe sempre consigliare al proprio cliente la rinnovazione del segno così com’è stato inizialmente depositato, in barba ad ogni variante stilistica, ma questa è, come si dice, solo una mezza verità. Il caso del marchio dei Baci Perugina a seguire chiarirà meglio il tutto.

Come si concilia il mantenimento dei diritti con la necessità del restyling?

Una volta individuato il cuore che veramente contraddistingue il marchio registrato, il suggerimento potrebbe essere di due tipi:

  • in caso di restyling radicale del segno distintivo, sarà opportuno muoversi su un doppio binario, vale a dire rinnovare il vecchio marchio entro il termine di scadenza e depositare anche la nuova versione oggetto di restyling del marchio. In tale modo, in caso di controversia si potrà facilmente dimostrare al giudice l’anteriorità storica dei diritti maturati sul segno a partire dalla prima data di deposito, sentendosi anche liberi di usare una veste grafica rinnovata e tutelata con il nuovo deposito;
  • in caso di restyling minimalista del segno distintivo, il titolare del marchio potrà limitarsi a depositare presso l’autorità competente il marchio con quelle minime varianti che lasciano però intatto il marchio nel suo insieme. A questo punto potrebbe sorgere spontanea la domanda: ma qual è quella modifica così impercettibile del tipo vedo e non vedo? Quello del marchio dei Baci Perugina già citato sopra per l’appunto.

Come apportare varianti al marchio in ottica di continuità

Una sottile differenziazione ai limite dell’impercettibile è quella che i creativi del marchio storico dei Baci Perugina sono riusciti ad ottenere. Mettendo infatti a confronto il marchio dei primi anni Venti con quello attuale, tutto sembra essere rimasto sostanzialmente identico. Vale a dire: lo sfondo blu notte del cielo costellato di stelle, i due innamorati vestiti in abito da sera ritratti nella posa del bacio, la caratteristica scritta bombata della parola “Baci”.

A ben guardare, qualche sottile modifica è stata introdotta all’iniziale creazione di Federico Serra, direttore artistico della Perugina di inizi Novecento. “Ma se la rappresentazione dei due innamorati che si baciano in abiti da cerimonia su un fondo blu notte stellato è rimasta la stessa?”: si potrebbe obiettare. In effetti, sta proprio qui il colpo di genio che ha consentito di conciliare tutela dei diritti maturati nel corso di quasi cento anni e rivisitazione iconografica. A ben guardare infatti sono leggermente cambiate le pettinature dei due innamorati, come anche l’abito di lei: non più a balze sovrapposte, ma più lineare seppur nel mantenimento della linea lunga e svasata sul fondo. Un ottimo compromesso che merita un pensiero ancora oggi prima che una qualsiasi azienda decida di mettere mano al restyling del proprio marchio.

Quindi, ricapitolando una volta individuata l’idea alla base del tuo marchio, mantenerla costantemente nel tempo in modo da conciliare tradizione e innovazione al fine di mantenere una presenza forte e riconoscibile all’interno di mercati sempre più complessi e globalizzati.


Di Maria Teresa Biscarini

note

[1] Art. 16 D.Lgs. 10/02/2005, n.30.


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