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Rischio di confusione marchio: ultime sentenze

7 Aprile 2021
Rischio di confusione marchio: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: marchi simili e consapevolezza della differente provenienza imprenditoriale; rischio di confusione o di associazione al marchio notorio; affinità di prodotti o servizi.

Valutazione della malafede nella registrazione di un marchio

La registrazione di un marchio al fine di prevenire un rischio di confusione con un altro marchio di cui era già titolare e/o al fine di tutelare in tale ambito l’elemento comune a tali marchi è estraneo alle funzioni di un marchio, tra cui segnatamente la funzione essenziale d’indicazione di origine, e ha piuttosto contribuito al rafforzamento e alla tutela del primo marchio dell’interveniente che era, sia prima sia dopo il deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, il solo segno con il quale quest’ultima offriva i suoi servizi. Di conseguenza detta domanda non è presentata allo scopo di partecipare lealmente al gioco della concorrenza, ma con l’intento di ottenere, potenzialmente senza mirare a un terzo in particolare, un diritto esclusivo a fini diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, segnatamente la funzione essenziale d’indicazione di origine.

Tribunale I grado UE sez. III, 28/10/2020, n.273

Il marchio forte e la sua tutela

Si definiscono forti i marchi che sono frutto di fantasia, senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti, mentre si afferma che quelli deboli sono tali in quanto concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo.

In relazione al marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante”, mentre “per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte. Da tale qualificazione discende la nullità del marchio caratterizzato da una mera variazione che lascia sussistere l’identità sostanziale dei segni forti, con rischio di confusione per il pubblico.

Tribunale Torino, 05/10/2020, n.3465

Elementi di valutazione del rischio di confusione tra due marchi in conflitto

Esiste un rischio di confusione tra due marchi nella mente del pubblico di riferimento quando la valutazione si sia basata sui seguenti elementi: la natura identica o strettamente affine dei prodotti interessati, il grado medio di somiglianza dei segni in esame sul piano visivo, l’elevato grado di somiglianza fonetica di tali segni, il grado medio di somiglianza concettuale di tali segni e il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore non contestato.

Tribunale I grado UE sez. IX, 15/07/2020, n.371

La somiglianza visiva tra marchi

Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta di un capo di abbigliamento avviene, in genere, su base visiva; la percezione visiva dei marchi in conflitto interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto e quindi l’aspetto visivo riveste maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione. Pertanto, la somiglianza visiva media tra i segni in esame è atta a creare nel consumatore una confusione circa l’origine commerciale dei prodotti interessati.

Nonostante, poi, la spendita verbale dei marchi in conflitto, da parte del consumatore, all’atto di acquisto di tali prodotti, in luogo della descrizione dei loro elementi figurativi, l’elevato grado di somiglianza fonetica tra i segni in esame sarebbe anche atto ad indurre in confusione il consumatore riguardo all’origine commerciale di siffatti prodotti. La circostanza che il pubblico sia in contatto con detti marchi all’atto di acquisto non esclude tale rischio di confusione.

Tribunale I grado UE sez. IX, 15/07/2020, n.371

Valutazione della somiglianza di un marchio a seconda dell’idioma del consumatore

Il rischio di confusione tra due marchi registrati con una dicitura inglese può essere differente anche a seconda che il pubblico di riferimento sia anglofona o conosca il vocabolario inglese di base o meno. In quest’ultimo caso il piano visivo e quello fonetico possiedono la massima importanza di valutazione del grado di somiglianza.

Tribunale I grado UE sez. II, 08/07/2020, n.21

Rischio di confusione fra marchi: analisi di similarità 

Al fine di valutare il rischio di confusione fra marchi, il giudice deve procedere alla valutazione di una serie di elementi, quali quelli distintivi e dominanti del marchio, la somiglianza visiva, quella fonetica e quella concettuale.

In ogni caso, tale analisi di similarità non deve avere esclusivamente ad oggetto una disamina, seppur approfondita, dei segni in conflitto, ma i suddetti criteri devono essere calati nella realtà del caso concreto: essi infatti devono essere intesi come linee guida flessibili ed utili a verificare il rischio concreto di confusione nel pubblico di riferimento. Nel caso di specie, il Tribunale dell’UE , con sentenza del l ‘08.02.2019 , nella causa T-647/17 , ha annullato la decisione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) la quale vietava la registrazione di un noto marchio figurativo del settore moda, affermando così che l’EUIPO ha commesso un errore nel constatare un rischio di confusione.

Tribunale I grado UE sez. IV, 08/02/2019, n.647

Valutazione del rischio di confusione tra marchi: in cosa consiste?

Nell’ambito di un giudizio di nullità di un marchio per difetto dei requisiti di valida brevettabilità, la valutazione globale del rischio di confusione tra marchi deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (nel caso di specie, è stato ritenuto che il grado di somiglianza dei marchi NEVE e NIVEA sotto il profilo concettuale sia molto elevato, in quanto dal termine “neve” deriva etimologicamente l’aggettivo “nivea”, che significa “bianca, candida come la neve”.

Dal punto di vista visivo, è stato evidenziato che entrambi i segni hanno la prima e l’ultima consonante uguale, nonché in entrambi è presente la vocale “e”, mentre sotto il profilo fonetico il grado di somiglianza è stato ritenuto più tenue).

Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 28/07/2015, n.9103

Prodotti contraffatti: carattere non originale dei prodotti

In tema di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato la presenza sui prodotti commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale degli stessi e del marchio di cui l’agente è titolare, in quanto occorre verificare se, in concreto, la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti, assumendo, a tal fine, rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto di tali elementi rispetto a quella del marchio altrui – nella prospettiva di un’immediata e contestuale leggibilità di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la possibilità di apprezzare il carattere non autentico del marchio – così come rileva la collocazione di quest’ultimo sul prodotto.

(Fattispecie in cui la Corte ha confermato l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva convalidato il sequestro probatorio di capi di abbigliamento contraffatti in quanto l’etichetta che poteva rivelare la non originalità degli stessi, non essendo chiaramente visibile, era inidonea ad escludere in concreto il rischio di confusione sulla loro natura).

Cassazione penale sez. II, 19/02/2019, n.22040

Illiceità dell’utilizzo ingiustificato di un segno altrui 

In tema di marchio notorio o che gode di rinomanza, non occorrendo accertare l’affinità tra i prodotti o i servizi di riferimento, né tantomeno il rischio di confusione o di associazione, l’utilizzo ingiustificato di un segno altrui successivo, che presenti un nesso con il marchio, vale a dire un certo grado di somiglianza, è illecito, sempre che pregiudichi, alla stregua della percezione del consumatore medio di riferimento, anche non cumulativamente: a) il carattere distintivo del marchio medesimo, c.d. diluizione, in quanto ne risulta indebolita la sua idoneità a identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato; b) la notorietà dello stesso, c.d. corrosione, in quanto ne è compromesso il suo potere di attrazione e comporti comunque un vantaggio, c.d. parassitismo, derivante dall’indebito sfruttamento del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore, pur senza che questo ne sia pregiudicato.

(Nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la contraffazione del marchio tridimensionale forte e notorio “Gancini” di Ferragamo, da parte di ganci e fibbie simili usati da un concorrente per le proprie borse, senza però valutare la sussistenza o meno delle violazioni sopra richiamate).

Cassazione civile sez. I, 17/10/2018, n.26001

Aspetto descrittivo dei prodotti

È debole un marchio che si ricollega ad un aspetto descrittivo dei prodotti cui si riferisce (nel caso di specie, formaggi), dovendosi poi escludere un rischio di confusione circa la provenienza dei prodotti allorché risulti che una denominazione comune a due marchi sia percepita dal pubblico di riferimento come mera indicazione di un prodotto con una certa composizione e provenienza geografica, e non come origine commerciale del prodotto da un determinato produttore.

Tribunale I grado UE sez. II, 13/07/2018, n.825

Confondibilità tra marchi simili

La valutazione del rischio di confusione tra due marchi non deve consistere in un attento esame comparativo, attraverso la valutazione separata di ogni singolo elemento, ma va condotta in via sintetica e unitaria secondo un’impressione d’insieme, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti, facendo altresì riferimento alla normale avvedutezza dei consumatori ed in particolare alla circostanza che essi eseguiranno il confronto tra il marchio che vedono al momento di effettuare una scelta commerciale e il segno distintivo che ricordano, cosicché la possibilità di confusione sarà più alta di quanto non sarebbe se essi si trovassero di fronte contemporaneamente ai due segni.

Nel caso di due imprenditori che svolgano la medesima attività commerciale, la prevalenza di elementi di somiglianza fra i due marchi, rispetto a quelli di differenziazione, del tutto marginali nella percezione del consumatore occasionale, induce a formulare un giudizio di sicura confondibilità tra i segni dei due imprenditori commerciali, così da indurre il pubblico a ritenere che i servizi erogati provengano dalla stessa impresa o quantomeno da imprese economicamente collegate (nel caso in esame, è stata ravvisata la confondibilità tra due marchi, utilizzati anche come insegna, di ristoranti asiatici).

Tribunale Bologna, 19/10/2017

Marchi simili: coesistenza pacifica e prolungata

La pacifica coesistenza protrattasi per anni sul mercato di marchi che appaiano simili porta a ritenere una diffusa consapevolezza della differente provenienza imprenditoriale tale da escludere ogni rischio di confusione e, quindi, la possibilità di invocare la tutela prevista dall’art. 20 lett. b) c.p.i..

Tribunale Milano, 25/07/2017, n.8287

Assenza del rischio di confusione

Gli art.1 §. 2, 9 §.1 lett. B e 102 §.1 Regolamento (Ce) n. 207/2009, sul marchio dell’Ue, devono essere interpretati nel senso che, qualora un tribunale dei marchi dell’Ue constati che l’uso di un segno ingenera un rischio di confusione con un marchio dell’Ue in una parte del territorio dell’UE, ma non in un’altra parte di tale territorio, detto tribunale deve concludere nel senso di una violazione del diritto esclusivo conferito da tale marchio e pronunciare un ordine di cessazione di detto uso per l’insieme del territorio dell’Ue, ad eccezione della parte di tale territorio per la quale sia stata accertata l’assenza di un rischio di confusione.

Corte giustizia UE sez. II, 22/09/2016, n.223

Registrazione di marchi simili e rischio di confusione per il pubblico

È preclusa, per difetto di novità, la registrazione di un successivo marchio che riproduca il marchio anteriore nonostante la presenza di elementi differenziatori di contorno, potendosi determinare un rischio di confusione per il pubblico, quale rischio di un erroneo riferimento della attività dell’una all’altra impresa, soprattutto qualora tale eventualità sia resa altamente probabile dalla identità, o quantomeno affinità, dei prodotti e dei servizi resi, nonché dalla collocazione delle imprese.

Cassazione civile sez. I, 20/05/2016, n.10519

Rischio di confusione tra marchio comunitario e un segno

L’art. 9, par. 1, lett. b), del regolamento (Ce) 207/2009 del consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, deve essere interpretato nel senso che, per valutare il rischio di confusione che può sussistere tra un marchio comunitario e un segno, i quali contraddistinguano prodotti identici o simili e contengano entrambi una parola araba dominante in caratteri latini e arabi, essendo siffatte parole simili sul piano visivo, qualora il pubblico di riferimento del marchio comunitario e del segno in questione abbia una conoscenza di base dell’arabo scritto, il significato e la pronuncia di tali parole devono essere presi in considerazione.

Corte giustizia UE sez. X, 25/06/2015, n.147



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