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Cessione del marchio: ultime sentenze

9 Aprile 2020
Cessione del marchio: ultime sentenze

Scopri le ultime sentenze su: determinazione imposta in caso di cessione d’azienda; marchio e altri segni distintivi; marchio contenente un patronimico; divieto di cessione del marchio separata rispetto all’azienda.

Cessione del marchio e cessione delle attrezzature

Nella qualificazione di un negozio come cessione d’azienda, e, dunque, per la determinazione dell’imposta applicabile, assume rilievo preminente la valutazione della complessiva operazione economica realizzata, di cui occorre individuare gli elementi caratteristici alla luce dell’obbiettivo economico perseguito e dell’interesse delle parti alle prestazioni.

Appare indubbio che le singole operazioni effettuate dalla società in epoche diverse (cessione di merci, cessione del marchio e cessione delle attrezzature) abbiano un legame funzionale che non può che comportare l’unicità della medesima operazione.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. IV, 27/10/2017, n.2321

Segno distintivo costituito dal nome anagrafico e validamente registrato

In tema di cessione del marchio (nella specie “Fiorucci”), un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente registrato come marchio denominativo (nella specie, fra gli altri, “Love Therapy by Elio Fiorucci”), non può essere di regola adottato, in settori merceologici identici o affini, come marchio (oltre che come denominazione sociale), salvo il suo impiego limitato secondo il principio di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione, prima, e di notorietà, poi, ad opera dello stesso creativo che poi l’abbia ceduto ad altri.

Cassazione civile sez. I, 25/05/2016, n.10826

Cessione dei marchi di una delle parti

L’accordo di coesistenza fra marchi, che preveda che, in caso di cessione dei marchi di una delle parti, quest’ultima si impegni a fare in modo che il cessionario li utilizzi conformemente all’accordo, non comporta che il cessionario subentri automaticamente nella posizione contrattuale del cedente e non abilita il cessionario a registrare altri marchi, anche se il contratto riserva tale diritto al cedente, sottoponendolo a certe condizioni.

Tribunale Torino, 15/05/2013

Contratto di cessione del marchio

In tema di nullità per impossibilità dell’oggetto, tale vizio sussiste solo ove l’impossibilità della cosa o del comportamento che ne forma oggetto – oltre che oggettiva e presente sin dal momento della stipulazione – sia assoluta e definitiva. A tale fine sono ininfluenti difficoltà, più o meno gravi, di carattere materiale o giuridico che ostacolino in maniera non irrimediabile il risultato della prestazione prevista.

(Nella specie, il Trib. ha respinto la domanda di accertamento di nullità o illiceità del contratto di cessione del marchio e distribuzione in esclusiva dei prodotti ad esso legati).

Tribunale Milano Sez. Proprieta’ Industriale e Intellettuale, 17/04/2013, n.5384

Reati commessi da persone diverse dal fallito

In tema di reati fallimentari, rispondono dei reati contestati di bancarotta impropria con falso in bilancio e di bancarotta fallimentare con distrazione gli amministratori, che al fine di consentire una falsa rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società poi fallita, tale da consentirne la prosecuzione dell’attività pur in presenza di una situazione di insolvenza e così influire sulla determinazione o l’aggravamento del dissesto, inseriscono nel bilancio dell’anno precedente l’importo della cessione da parte della società controllante ad una società controllata di un bene immateriale, un marchio, sovrastimandone il valore ed il relativo credito, cessione in realtà realizzata l’anno successivo – scrittura di cessione del marchio riportante la data del 31 dicembre, ma autenticata dal notaio solo nel giugno successivo – e per un importo notevolmente superiore al suo valore – come dimostrato dalla valutazione due anni dopo corrispondente al 50 % nell’ambito della stessa gestione societaria e poi con un valore minimo in sede fallimentare e nonostante ciò rimasto invenduto – nonché in assenza della relazione di stima dovuta ex art. 2343 bis c.c. data l’incidenza percentuale oltre il decimo del capitale sociale;

Tribunale Milano, 13/03/2012, n.14913

Contratto di licenza per fatti concludenti e contratto di cessione di marchio

In virtù del principio di non decettività dei segni distintivi (particolarmente attinente in un mercato ristretto come quello dei prodotti/servizi per estrazione petrolifera) che si sostanzia nella tutela dell’aspettativa degli operatori economici alla continuità e associabilità tra marchio e azienda, una cessione del marchio con il contestuale utilizzo da parte del cedente falserebbe l’affidamento dei destinatari del messaggio contenuto nel segno, collegando definitivamente la valenza qualitativa acquisita dal cedente al cessionario.

Tribunale Milano, 13/09/2011

Divieto di cessione del marchio senza cessione d’azienda

Il Collegio ritiene che, stante la chiara volontà delle parti di cedere unicamente il marchio senza alcun trasferimento di azienda o di un ramo della stessa, l’atto doveva essere sottoposto a tassazione applicando la voce di tariffa più rispondente al contenuto del contratto ed alla volontà delle parti, a nulla rilevando le ragioni che possono avere indotto le parti ad intitolare il contratto come “cessione di ramo d’azienda” (ragioni consistenti probabilmente nell’evitare la violazione dell’art. 2573 c.c., nel testo previgente, che vietava la cessione del marchio senza cessione d’azienda).

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, n.3571

Cessione del marchio e contestuale cessione dell’azienda

In tema di cessione del marchio, il divieto di alienazione separatamente dall’azienda o da un suo ramo particolare, previsto dall’art. 15 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lg. n. 480 del 1992), riguarda i contratti conclusi prima del 31 dicembre 1992, cioè della data di entrata in vigore della predetta novella, come statuito dall’art. 90 del d.lg. citato.

Cassazione civile sez. I, 10/11/2008, n.26901

Divieto di cessione del marchio

Il divieto di cessione del marchio separata rispetto all’azienda (in vigore antecedentemente alla modifica di cui al d.lg. n. 480/1992) riguardava il trasferimento della titolarità e non pure la licenza – sia pur esclusiva, ma temporanea – di uso del marchio.

Cassazione civile sez. I, 26/06/2007, n.14787

Limitazioni del diritto di marchio

La cessione del marchio patronimico effettuata dallo stilista (o da altri per lui, che agisca ex lege) richiede il successivo rispetto di tale accordo e l’organizzazione dell’eventuale nuova attività in termini che comunque tengano conto delle esigenze e delle legittime aspettative del nuovo titolare del marchio ceduto.

Tribunale Milano Sez. Proprieta’ Industriale e Intellettuale, 16/03/2006

Cessione del marchio ad un prezzo elevato

In ordine al periculum in mora, non vi è dubbio che l’iniziativa di Giuseppe Stocchero di proporre la cessione del marchio a Fabbro Teresa ad un prezzo determinato piuttosto elevato, con l’avvertimento esplicito che in caso di mancato accoglimento della proposta si sarebbe ritenuto “libero di agire nel proprio interesse”, fonda il concreto pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile per la ricorrente.

Infatti, un’eventuale iniziativa giudiziaria di Giuseppe Stocchero per inibire l’uso del marchio Philippe Levieux e/o per il sequestro dei prodotti riportanti tale segno, ovvero l’eventuale trasferimento in qualsiasi forma dell’uso dello stesso ad una ditta concorrente – circostanze pienamente compatibili con la sopra riportata dichiarazione dello Stocchero – cagionerebbero alla Fabbro Teresa ingenti danni di difficile quantificazione all’esito del giudizio di merito.

Tribunale Venezia Sez. Proprieta’ Industriale e Intellettuale, 07/07/2004

Cessione del marchio: è soggetta ad Iva

In tema di i.v.a., ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, costituiscono prestazioni di servizi assoggettate ad imposta, se effettuate verso corrispettivo, le cessioni di marchi. Ad un tal riguardo, non assume rilevanza alcuna che la cessione sia avvenuta congiuntamente con il trasferimento dell’azienda (o di un suo ramo), ovvero che il marchio sia stato trasferito, come è ora consentito dall’art. 2573 c.c. – a seguito della modifica operata dall’art. 83 d.lg. 4 dicembre 1992 n. 480 – separatamente dall’azienda, restando in ogni caso la cessione del marchio soggetta ad i.v.a. e la cessione dell’azienda soggetta ad imposta di registro, indipendentemente dalla contestualità o meno delle due operazioni.

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2003, n.4452



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10 Commenti

    1. Per rispondere in modo esaustivo si dovrà fare riferimento al cosiddetto “principio di specialità” che circoscrive ancora meglio quale sia il diritto di esclusiva riconoscibile in capo al titolare del marchio registrato. Il diritto di marchio, vale la pena rammentarlo, non corrisponde ad una esclusiva sul segno in relazione a qualsivoglia prodotto o servizio.Sono chiare al riguardo sia le disposizioni del Codice civile che quelle del cosiddetto codice della proprietà industriale (C.P.I.). Il diritto del titolare di un marchio registrato è infatti limitato ai prodotti e servizi espressamente richiesti nella domanda di registrazione, che rimandano a specifiche classi facenti capo alla classificazione internazionale dei prodotti e servizi, comunemente denominata classificazione di Nizza.Ad oggi, la classificazione aggiornata e scaricabile direttamente dalla pagina web dell’Uibm è l’undicesima edizione in vigore dall’1 gennaio 2019 con ben 34 classi di prodotti e 11 di servizi per un totale quindi di 45 classi normate.

    1. La domanda deve essere necessariamente redatta su uno specifico modulo scaricabile direttamente dalla pagina web dell’Uibm (Ufficio italiano brevetti e marchi).Tra le indicazioni richieste ai fini di una corretta ed esaustiva compilazione del modello, si annoverano in primis i dati del richiedente, così come indicati di seguito:
      cognome;
      nome;
      nazionalità/domicilio della persona fisica;
      denominazione, sede/nazionalità della persona giuridica o dell’ente richiedente.
      Quanto invece alle caratteristiche del marchio di cui viene chiesta la registrazione, andrà esibita la riproduzione del marchio indicando se si tratti di marchio:

      verbale;
      tridimensionale;
      sonoro;
      cromatico;
      con la successiva specifica dei prodotti e/o servizi che il marchio intenderà contraddistinguere nel rispetto della classificazione internazionale di Nizza di cui sopra.

  1. Si definisce collettivo quel marchio che svolge una funzione particolare, che potremmo anche chiamare atipica: cioè di garanzia di qualità del prodotto o servizio. Infatti mentre il marchio comunemente inteso che la legge definisce “individuale” ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore da quello dei concorrenti, per cui i capi a marchio “Trussardi” sono distinti e diversi da quelli “Magnolia”, il marchio collettivo è un segno distintivo che tutela il consumatore. Ho una domanda…Chi può ottenere la registrazione di un marchio collettivo?

    1. La legge italiana è stata oggetto di una recentissima riforma messa in atto da un decreto legislativo del marzo 2019 [1] proprio su questo punto. Per cui, ora “freschi di riforma”, si può affermare che possono ottenere la registrazione di marchi collettivi:
      persone giuridiche di diritto pubblico (come ad esempio lo stato e gli enti pubblici);
      le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti.
      Saranno poi tali entità a concedere in uso i suddetti marchi collettivi a produttori e commercianti.
      Mentre non sono invece legittimate a richiedere la registrazione del marchio collettivo:
      le società per azioni;
      le società in accomandita per azioni;
      le società a responsabilità limitata.
      In parole molto più semplici, il legislatore ha così inteso dire che il titolare del marchio collettivo non è esso stesso un esercente attività d’impresa. Nel caso del marchio storico di cui sopra, cioè “Pura lana vergine” ad esempio la gestione è in mano alla società australiana Woolmark company.
      Quindi, anche sotto questo aspetto, relativo alla titolarità, il marchio collettivo presenta delle peculiarità rispetto ai marchi cosiddetti individuali, in quanto c’è una dissociazione tra chi è titolare del segno (ad es. l’associazione o il consorzio di imprese) e l’utilizzatore finale del marchio. Se la Woolmark company è titolare del marchio collettivo “pura lana vergine”, l’utilizzatore sarà il signor X titolare di una impresa che produce e commercializza articoli di maglieria.

    2. Chiarito che il titolare/gestore del marchio collettivo è un soggetto giuridico diverso dall’utilizzatore materiale del segno, vediamo ora in che rapporto si trovano questi due soggetti. Il primo aspetto è stato in parte già accennato sopra, quando si è detto della concessione in uso del segno da parte del gestore al produttore/commerciante. Questa concessione viene fatta sotto una espressa condizione e cioè che il produttore o commerciante si impegni all’osservanza di specifici regolamenti d’uso.Nello specifico, questi regolamenti, a seconda dei casi, potranno richiedere l’osservanza di norme che delimitano le zone geografiche di provenienza dei prodotti, per cui il nostrano e gustoso Grana padano dovrà ad esempio essere realizzato solo con un certo tipo di latte proveniente da animali di una certa zona nel rispetto di un apposito disciplinare di produzione.Quindi, in risposta al quesito di cui sopra, la cosiddetta cartina di tornasole per appurare che un determinato prodotto/servizio sia all’altezza del marchio collettivo di cui intende fregiarsi, sarà data proprio dall’osservanza della carta che contiene il regolamento d’uso del marchio. Il soggetto incaricato poi di porre in essere le suddette verifiche sarà lo stesso titolare del marchio.

  2. Il titolare di un marchio registrato può impedire ad altri di utilizzare lo stesso marchio o marchi simili che potrebbero generare confusione nella collettività e far ritenere che i prodotti derivino dalla medesima azienda. La contraffazione è punita quando vi è un’identità sostanziale degli elementi caratterizzanti il marchio stesso, tanto da trarre in inganno il consumatore. È l’ipotesi in cui due disegni o nomi divergono solo per aspetti marginali mentre il loro “nucleo caratterizzante” è lo stesso.

  3. Luca ha iniziato un’attività di stampa e vendita di magliette con disegni e frasi ironiche, prendendo spunto da marchi noti. Così, ad esempio, ha iniziato con le t-shirt con la scritta “INVERSACE” riportata all’inverso, facendo richiamo al più noto marchio “Versace”. Poi ha usato il marchio Adidas per creare una foglia di marijuana e la scritta “ADIDASHISH”. Facendo il verso a Moschino, ha riprodotto una bottiglia di vino con scritto “MOSCATO”, e così via. I titolari dei relativi marchi si sono ribellati, ritenendo che l’utilizzo del marchio in forma ironica potesse costituire un’offesa al più noto brand e, quindi, una contraffazione vietata dalla legge. Luca però vince la causa. Nessuno infatti è tanto stupido da pensare che il logo riprodotto da Luca sia lo stesso di quello più noto.

  4. Per poter registrare un marchio è necessaria l’originalità del prodotto che lo renda facilmente distinguibile dagli altri. Anche i disegni che, prendendo spunto da un brand noto, lo riproducono in forma ironica presentano una indiscussa originalità, dato che risultano caratterizzati da immagini fatte apposta. Il fatto di avere come modello ispiratore un marchio registrato non significa che scopo del suo realizzatore sia l’imitazione, unico comportamento vietato dalla legge.

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