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Come tutelare un marchio

24 Ottobre 2020
Come tutelare un marchio

Le azioni previste dalla legge per proteggere il segno distintivo di un’azienda.

Hai una ditta specializzata nella produzione di protesi dentarie. Gli affari vanno talmente bene che hai deciso di creare un logo che ti contraddistingua sul mercato. Ma come tutelare un marchio? Devi sapere che nel momento in cui registri un segno distintivo, acquisti il diritto esclusivo su di esso e puoi impedire a terzi di usarne uno simile o identico al tuo per la stessa categoria di prodotti e servizi. In caso di contraffazione, inoltre, puoi presentare opposizione alla registrazione e agire giudizialmente per ottenere il risarcimento del danno. Ma procediamo con ordine ed analizziamo insieme tutte le azioni stragiudiziali e giudiziali utili per tutelare un marchio registrato.

Perché è importante registrare un marchio?

Cominciamo con un esempio.

Tizio e Caio sono due imprenditori titolari di un’azienda agricola che produce prodotti biologici. Per espandere la propria attività, decidono di dotarsi del marchio “Frutta Bio”.

Come puoi notare dall’esempio, il marchio è un segno di riconoscimento che può essere costituito da parole, numeri, immagini, suoni, forme (oppure da una combinazione di tutti questi elementi) e che contraddistingue i prodotti ed i servizi di un’azienda da quelli degli altri concorrenti. Il potenziale di un marchio di successo è enorme, in quanto è in grado di condizionare le scelte dei consumatori e accrescere la fiducia e la reputazione dell’impresa. Per questa ragione, è indispensabile registrare il proprio marchio in modo da acquisire l’esclusività su di esso.

Come registrare il marchio?

Come prima cosa è necessario fare una ricerca di anteriorità per verificare che non siano già registrati marchi identici o simili al tuo. Basta consultare le banche dati online (come, ad esempio, la Uibm) oppure affidarsi a motori di ricerca specializzati.

Se il tuo marchio è originale, nuovo e lecito (cioè non contrario all’ordine pubblico, alla legge e al buon costume), allora puoi depositarlo presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure presso la Camera di Commercio. All’istanza devi allegare il marchio in originale, la classe merceologica di riferimento e i tuoi dati anagrafici.

Una volta depositato il marchio, l’ufficio verifica la sussistenza dei requisiti necessari e, se non vengono sollevati problemi, procede con la pubblicazione del segno distintivo in gazzetta. Con la registrazione, il marchio è valido per 10 anni, rinnovabili all’infinito.

Attenzione però: qualora non utilizzi il marchio registrato per un tempo consecutivo pari a 5 anni, perdi il diritto di usarlo e qualcun altro potrà registrare un segno identico o simile al tuo.

Naturalmente, per la registrazione devi pagare le tasse di concessione (che variano a seconda che depositi un marchio italiano, europeo o internazionale), i bolli, i diritti di segreteria e i compensi professionali (sempre che tu decida di presentare la domanda tramite un avvocato di fiducia o un consulente esperto in materia).

Come tutelare un marchio?

Come abbiamo visto finora, per proteggere il marchio è bene innanzitutto registrarlo. In questo modo, puoi godere del diritto all’uso esclusivo e vietare a terzi di utilizzare il segno distintivo per prodotti e servizi uguali o affini. Ovviamente, la protezione dipende dall’aerea geografica per la quale è effettuata la registrazione del marchio (nazionale, comunitaria o internazionale).

Il titolare di un marchio di fatto (cioè non registrato), invece, gode di tutela solo provando il pre-uso ed unicamente entro l’ambito territoriale nel quale il marchio è stato utilizzato.

Nel caso in cui un’altra persona depositi un marchio identico o simile al tuo, puoi presentare, in qualità di titolare, un’ opposizione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi entro 3 mesi dalla pubblicazione del segno distintivo successivo. In tal caso, la procedura di registrazione si arresta in modo da consentire un accordo. Si tratta, quindi, di una procedura amministrativa volta ad ottenere il rigetto di una domanda di registrazione per violazione di diritti anteriori. Se non emergono fatti impeditivi, l’ufficio procede tranquillamente ed emette il certificato di registrazione del marchio.

Se non è più possibile presentare opposizione perché è scaduto il termine dei 3 mesi, allora puoi inviare una diffida al presunto autore della contraffazione per chiedere l’immediata l’interruzione dell’attività illegittima.

In alternativa, sono previsti i seguenti strumenti:

  • l’arbitrato: in pratica, si affida la risoluzione della controversia ad un soggetto terzo (l’arbitro), la cui decisione sarà vincolante per entrambe le parti;
  • la mediazione: ossia quella procedura in cui un terzo (il mediatore) facilita il dialogo tra le parti al fine di raggiungere un accordo, ma non emette alcuna decisione vincolante.

Se non si riesce a raggiungere un accordo, non ti resta che avviare una causa per contraffazione oppure di nullità (se il marchio è stato già registrato) e chiedere il risarcimento del danno. In questo modo, è possibile ottenere una sentenza di divieto a fabbricare o commercializzare quanto costituisce violazione del marchio e la distruzione di tutto ciò che è oggetto di una simile violazione.

In caso di urgenza, puoi richiedere il sequestro dei prodotti contraffatti e l’inibitoria con cui il giudice ordina all’autore dell’illecito la cessazione immediata dell’attività illegale (come, ad esempio, la vendita di prodotti con il marchio contraffatto).

Infine, puoi anche presentare una domanda all’Agenzia delle Dogane per impedire l’importazione, in tutte le frontiere italiane, di beni sospettati di contraffazione.

In ogni caso, per risparmiare tempo e denaro ti consiglio di effettuare sempre una sorta di monitoraggio, onde accertarsi che non siano depositati o registrati marchi che potrebbero entrare in conflitto con il tuo.



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