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Cessione marchio registrato: cos’è e come si fa

30 Ottobre 2020
Cessione marchio registrato: cos’è e come si fa

Si può trasferire a terzi la proprietà del segno distintivo della propria azienda?

Sei titolare di un’azienda specializzata nella consegna a domicilio. Hai iniziato la tua attività partendo da zero, con due lire in tasca e un computer vecchio. Oggi, hai 100 dipendenti e diversi sedi sparse sul territorio. Per monetizzare, hai deciso di trasferire la proprietà del marchio aziendale.

In questo articolo faremo il punto della situazione sulla cessione del marchio registrato: cos’è e come si fa. Devi sapere, infatti, che quando registri un segno distintivo, acquisti il diritto esclusivo su di esso e puoi impedire a terzi di usarne uno simile o identico al tuo per la stessa categoria di prodotti e servizi. Tuttavia, per diverse ragioni, il titolare potrebbe decidere, ad un certo punto, di cedere il marchio, senza l’obbligo di trasferire anche l’azienda, oppure concederlo in licenza dietro pagamento di un canone. Ma procediamo con ordine e affrontiamo la questione punto per punto.

Cos’è il marchio registrato?

Il marchio è un bene prezioso perché è in grado di influenzare le scelte dei consumatori ed incrementare il valore dell’azienda. Si tratta, in buona sostanza, di un simbolo (che può essere costituito da parole, numeri, immagini, suoni, ecc.) in grado di distinguere sul mercato i prodotti e/o i servizi di una determinata impresa. Per utilizzare il proprio marchio in modo esclusivo è indispensabile registrarlo all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm).

Il marchio registrato, quindi, consente al titolare di impedire che altri possano usare il medesimo segno distintivo per i prodotti e i servizi uguali o affini. Tale tutela, tuttavia, si riferisce solo all’area geografica per la quale è effettuata la registrazione. Ad esempio, se si registra un marchio in Italia, questo sarà protetto solo sul territorio nazionale. Per godere di una protezione completa, puoi depositare un marchio comunitario (valido per i Paesi dell’Unione europea) oppure internazionale (valido per il resto del mondo).

In assenza di registrazione, si parla di marchio di fatto, tutelato solo se si dimostra il pre-uso e limitatamente all’ambito territoriale nel quale è stato utilizzato.

Come si ottiene un marchio registrato?

Come abbiamo visto, per utilizzare il proprio marchio in modo esclusivo occorre registrarlo. Come fare? Te lo spiego subito con un esempio.

Tizio ha un’azienda che si occupa di stampa grafica su tela. Per conquistare un pubblico più vasto decide di creare il marchio “Stampa Luna”, ma ha paura che qualcun altro gli rubi l’idea e utilizzi lo stesso logo.

Ebbene per registrare il marchio, Tizio dovrà prima effettuare una ricerca di anteriorità, tramite le banche dati online, per verificare che non siano già depositati marchi identici o simili al suo. Successivamente, deve accertarsi che il segno distintivo sia originale, creativo, che non inganni i consumatori e che non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

A questo punto, può depositare il marchio presso l’Uibm oppure presso una Camera di Commercio, allegando il simbolo originale e la categoria di prodotti e servizi di riferimento.

Ovviamente, l’ufficio preposto controllerà se la domanda è in ordine e se sussistono i requisiti per la registrazione. Alla fine, il marchio viene pubblicato in gazzetta e, se nessuno si oppone entro 3 mesi, viene registrato con validità pari a 10 anni, rinnovabili all’infinito.

Cessione marchio registrato: cos’è e come si fa

In qualsiasi momento, il titolare del marchio registrato può cederlo a terzi per qualsiasi ragione: ad esempio, per monetizzare o in occasione della chiusura e/o liquidazione della propria attività. Con la cessione si trasferisce la proprietà del marchio ad un altro soggetto, a condizione che quest’ultimo mantenga il livello qualitativo del prodotto o del servizio contraddistinto.

La cessione del marchio – che non comporta l’automatico trasferimento dell’azienda (o di un suo ramo) – va effettuata stipulando un contratto in cui è necessario indicare, in particolare, il corrispettivo (in base al valore economico del segno distintivo) che può essere liquidato in un’unica soluzione oppure a rate.

Devi sapere, inoltre, che se il marchio si riferisce a più prodotti o servizi è possibile cederli tutti (in tal caso si parla di cessione totale) oppure solo una parte (in tal caso si parla di cessione parziale).

Attenzione: puoi anche cedere il marchio di fatto, il cui valore, naturalmente, sarà inferiore a causa della sua mancata registrazione. L’importante è che la cessione del marchio venga poi trascritta presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (oppure presso una qualsiasi Camera di Commercio) qualora si tratti di marchio italiano.

Oltre alla cessione, la legge prevede anche la licenza del marchio. In pratica, si mantiene la titolarità del segno distintivo e si cede a terzi solo la possibilità di farne uso a fronte di un corrispettivo in denaro (le cosiddette royalties calcolate sul prezzo netto di ogni prodotto o servizio venduto identificato dal marchio).

La licenza di un marchio può essere:

  • esclusiva: quando viene concesso l’uso ad un unico soggetto terzo;
  • non esclusiva: quando si concede ad uno o più licenziatari il diritto di usare il marchio riservandosi, però, la facoltà di continuare a farne uso;
  • territoriale: si concede la licenza solo a determinati luoghi, ad esempio ad una sola regione.

Cessione marchio registrato: quanto costa?

Per la cessione del marchio è necessario sostenere alcune spese, tra cui l’istanza di trascrizione da presentare in bollo (85 euro per il deposito telematico e 16 euro per quello cartaceo) e i costi professionali (ad esempio, se decidi di rivolgerti ad un legale oppure ad un consulente esperto in materia di proprietà intellettuale). Orientativamente, per la cessione di un marchio italiano si può fare una stima di circa 1.500 – 2.000 euro. Se poi si decide di cedere un marchio europeo o internazionale, i costi lievitano notevolmente.



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