Perdita della tutela del marchio

Quando decade il diritto di usare il proprio segno distintivo?

Hai creato un’azienda specializzata nella produzione di macchine da cucire. Preso dall’entusiasmo, hai anche deciso di registrare il tuo logo. Tuttavia, complice la crisi economica, gli affari non sono andati bene e, nel giro di poco tempo, hai lasciato perdere.

In questo articolo, parleremo della perdita della tutela del marchio. Devi sapere, infatti, che il segno distintivo, una volta registrato, deve essere usato dal suo titolare entro cinque anni, altrimenti decade e qualcun altro sarà libero di utilizzarlo in via esclusiva. Ma procediamo con ordine e cerchiamo prima di capire brevemente a cosa serve un marchio.

Cos’è il marchio?

Sicuramente, saprai che un imprenditore non può espandersi sul mercato senza dotarsi di un simbolo ben riconoscibile dai consumatori. Ebbene, il marchio non è altro che un segno distintivo, cioè un logo che permette di distinguere i prodotti ed i servizi di un’azienda da quelli degli altri concorrenti.

Il marchio può essere rappresentato da una parola, un disegno, un suono, un colore, ecc. L’importante è che sia dotato dei seguenti caratteri:

• l’originalità: nel senso che deve avere quella capacità distintiva tale da consentire di individuare immediatamente il prodotto o il servizio offerto;
• la novità: non deve essere già registrato, né in Italia né all’estero;
• la liceità: non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
• la verità: non deve ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti e servizi.

Come registrare un marchio?

Sia i privati (anche senza partita Iva) che le aziende hanno la possibilità di registrare il marchio. La domanda può essere presentata dal titolare del segno distintivo oppure da un rappresentante (un avvocato) o da un mandatario (un consulente esperto in proprietà industriale).

Prima di procedere con il deposito, però, è opportuno verificare che, in riferimento alle classi di prodotti ed ai servizi scelti, non siano già registrati altri marchi simili o identici. Per effettuare tale ricerca è possibile rivolgersi ad una persona esperta del settore oppure consultare personalmente le banche dati online.

Se la verifica dà esito negativo, si può depositare il marchio in modalità telematica, cartacea o postale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso una qualsiasi Camera di Commercio. Ovviamente, nella domanda, occorre riportare i dati del titolare, il segno distintivo e le classi di prodotti o servizi prescelti.

In presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, l’ufficio preposto pubblica il segno distintivo nella “Gazzetta Marchi” e, se nessuno presenta opposizione entro 3 mesi, lo registra con una validità pari a 10 anni rinnovabili alla scadenza.

Perdita della tutela del marchio

Una volta registrato il marchio, il titolare può usarlo in via esclusiva dalla data di deposito della domanda. La validità, però, è limitata allo Stato oppure agli Stati in cui il simbolo è stato registrato. Si tratta, in pratica, della cosiddetta territorialità che protegge il marchio solamente nei paesi ove è stato depositato.

La tutela del marchio, tuttavia, si perde qualora il titolare non lo utilizzi entro cinque anni dalla registrazione. Ti faccio un esempio pratico.

Tizio ha avviato un’impresa per la vendita di cosmetici biologici. Per ottenere una maggiore visibilità decide di creare il logo “CosmoBio” che registra all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 10 novembre 2020.

Ebbene, se Tizio non usa il marchio “CosmoBio” fino al 10 novembre 2025, allora qualcun altro potrà usarlo al posto suo. Il Codice della proprietà industriale [1], infatti, prevede la pena della decadenza per il marchio che non venga utilizzato in maniera effettiva entro cinque anni dalla registrazione o il cui uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, a meno che non ci sia un motivo giustificato indipendente dalla volontà del titolare (ad esempio, una guerra, un disastro naturale, un’epidemia, ecc.).

La ratio della norma è facilmente intuibile: si vuole evitare di avere troppi segni distintivi registrati e non usati. Pertanto, il titolare che voglia conservare il diritto esclusivo sul proprio marchio deve utilizzarlo ininterrottamente.

Attenzione però: la decadenza non scatta in automatico allo scadere dei 5 anni, ma dovrà essere richiesta da un terzo concorrente (un altro imprenditore) con un’azione legale in tribunale al fine di sostenere che l’esistenza del marchio già registrato e non usato rappresenta un ostacolo all’esercizio della propria attività.

Spetta al titolare, invece, dimostrare un uso effettivo e serio del simbolo al fine di preservarne la registrazione. Questo vuol dire che occorre provare, tramite fatture di vendita, cataloghi e materiale promozionale, che il segno distintivo è utilizzato in modo reale e concreto.

La decadenza del marchio può essere sanata?

Secondo la normativa, la decadenza può essere sanata se il titolare, allo scadere del quinquennio, ricomincia oppure inizia ad usare il marchio.

Tuttavia, coloro che abbiano già acquistato diritti sul segno distintivo nel periodo in cui non è stato usato possono comunque far valere la decadenza.