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Il marchio di un prodotto può essere un nome geografico?

10 Aprile 2021
Il marchio di un prodotto può essere un nome geografico?

La mia azienda opera nel settore della distribuzione di ortofrutta. Stiamo creando una linea di pomodorini confezionati. La mia idea è quella di dare un nome che richiami immediatamente la provenienza geografica. È legale?

Secondo l’art. 13 del Codice della proprietà industriale «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

  1. quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
  2. quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

L’articolo in questione, dunque, esclude che il marchio possa consistere in un nome geografico o, comunque, in uno che faccia riferimento alla provenienza geografica.

Questo divieto, però, non è assoluto, nel senso che è possibile registrare come marchio un nome geografico che, in relazione al prodotto o al servizio per il quale si chiede la registrazione stessa, non si presenta come indicazione di provenienza, ma come nome di fantasia.

In questo senso si è espresso anche il Tribunale di Roma (sentenza del 2 marzo 1993), secondo cui «Non trae in inganno sull’origine del prodotto l’adozione del marchio “Capri” per sigarette estere, essendo pacifico che nell’isola di Capri non vi sono coltivazioni di tabacco e che la località in questione non è in alcun modo collegata all’idea del fumo».

Peraltro, dalla medesima sentenza si evince un altro aspetto importante, e cioè che il divieto di utilizzare, come marchio, una provenienza geografica deriva anche dall’art. 7 del codice civile (che tutela il diritto al nome) e dall’art. 8 del summenzionato Codice della proprietà industriale, il quale ugualmente tutela i nomi propri.

A livello europeo la normativa non è differente. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c, del Regolamento UE 207/2009, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

Secondo la Corte di Giustizia dell’Ue (sentenza Cloppenburg del 25.10.2005, T-379/03), sussiste un «generale interesse a preservare la disponibilità dei nomi geografici, segnatamente per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti o servizi di cui trattasi, bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti o servizi a un luogo che può suscitare sentimenti positivi».

Sempre nella medesima sentenza è inoltre ribadito il principio secondo cui non sono registrabili come marchi geografici quei nomi che indicano luoghi specifici già noti per la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi, così come è esclusa «la registrazione dei nomi geografici utilizzabili dalle imprese, che devono anch’essi essere lasciati disponibili per queste ultime in quanto indicazioni di provenienza geografica della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi».

Viceversa, l’articolo 7 del Regolamento sopracitato non vieta la registrazione di nomi geografici che non siano conosciuti negli ambienti interessati, così come consente la registrazione di «Quei nomi per i quali, date le caratteristiche del luogo designato, non è verosimile che gli ambienti interessati possano ritenere che la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi provenga da tale luogo o che essa vi sia concepita».

In base a quanto sopra, i giudici concludono osservando che «la valutazione del carattere descrittivo di un segno non può che essere svolta, da un lato, con riferimento ai prodotti o ai servizi interessati e, d’altro lato, con riferimento alla comprensione che ne ha il pubblico di riferimento». 

Tanto illustrato, nel caso esposto nel quesito non sarà possibile inserire il nome della città all’interno del marchio del prodotto.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva



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