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Confondibilità e differenze tra marchi: Cassazione

17 Febbraio 2022
Confondibilità e differenze tra marchi: Cassazione

Concorrenza sleale e registrazione di marchi simili: ultime sentenze.

Indice

Criteri di apprezzamento del giudizio di confondibilità fra marchi d’impresa

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti – apprezzamento che costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici – non deve essere compiuto in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d’impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro; il predetto giudizio deve essere motivato e corredato dall’indicazione, concisa e sintetica, delle ragioni che lo hanno orientato e degli elementi che attirano primariamente l’attenzione del fruitore.

Cassazione civile sez. I, 13/12/2021, n.39764

La valutazione sul rischio confusorio tra marchi simili deve essere compiuta in via globale e sintetica analitica, non in via analitica

L’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro.

Cassazione civile sez. I, 29/11/2021, n.37355

Tutela rafforzata per i marchi più famosi

I marchi delle griffe più famose godono di una tutela rafforzata che va oltre il semplice rischio di confusione tra i prodotti. La protezione nei loro confronti mira, infatti, a evitare anche il rischio di diluizione o corrosione del brand e a combattere il parassitismo. A dirlo è la Cassazione accogliendo il ricorso di Gucci che chiedeva l’annullamento per difetto di novità della registrazione di due marchi da parte di una società cinese, simili ma non identici a quella del noto brand. In sostanza, per la Suprema corte la fama del brand rende più stringente la tutela.

Cassazione civile sez. I, 07/10/2021, n.27217

Tutela rafforzata accordata dal Codice della proprietà industriale al marchio rinomato

La tutela rafforzata accordata dal Codice della proprietà industriale al marchio rinomato comporta, oltre alla sua applicazione in caso di prodotti merceologici non affini, anche che si debba prescindere dall’accertamento di un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente che il pubblico interessato in concreto possa cogliere l’esistenza di un nesso, ossia di un grado di similarità, tra il marchio notorio e quello successivo.

(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva respinto la domanda avanzata da una rinomata griffe di alta moda, di nullità di un marchio successivo similare, soltanto perché non era ravvisabile il rischio di indurre in errore il consumatore medio dei prodotti di quella casa)

Cassazione civile sez. I, 07/10/2021, n.27217

Sulla distinzione tra marchio complesso e marchio d’insieme

Mentre il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all’elemento costituente il c.d. cuore del marchio, il marchio d’insieme è qualificato dall’assenza di un elemento caratterizzante, dal momento che tutti i vari elementi di esso sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro «insieme», onde la confluenza nell’elemento lessicale Nonsolomoda di termini di uso comune non esclude l’obbligo, da parte del giudice del merito, di accertare se tale espressione verbale assuma, in ragione della combinazione dei detti termini, valenza distintiva.

Cassazione civile sez. I, 16/09/2021, n.25070

Contraffazione di un marchio: anche per la liquidazione del danno da lucro cessante bisogna provare il danno subito secondo i criteri del codice civile

In caso di contraffazione di un marchio, anche per la liquidazione del danno da lucro cessante è necessario provare il danno subito secondo i criteri previsti dal codice civile. A dirlo è la Cassazione che ripercorre i criteri per il risarcimento del danno affermando che l’introduzione di un criterio agevolatorio sul piano probatorio, ex articolo 125 del Codice della proprietà industriale, non può tradursi in una assoluta esenzione dell’onere.

Secondo la norma il pregiudizio da lucro cessante può essere determinato in un importo pari a quello che l’autore della contraffazione avrebbe pagato se avesse ottenuto la licenza dal titolare del diritto. Si tratta del cosiddetto “giusto prezzo” del consenso, che può configurare una fattispecie di danno liquidabile equitativamente, per il quale però non basta solo un’astratta presunzione.

Cassazione civile sez. I, 13/09/2021, n.24635

In tema di convalidazione del marchio successivo

L’art. 48 del r.d. n. 929 del 1942 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 45 del d.lgs. n. 480 del 1992), laddove prevede la cd. convalidazione del marchio successivo e confondibile se usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, trova applicazione non soltanto nell’ipotesi di conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo registrato, ma anche in quella di conflitto tra marchi registrati, restando irrilevante la circostanza che a partire dal 1981 e fino al 1992 sia cessato il sistema della pubblicazione dei brevetti nel Bollettino originariamente previsto dall’art. 97 del r.d. n. 1127 del 1939 (sempre nel testo anteriore alla novella introdotta dall’art. 85 del d.lgs. n. 480 del 1992), dovendosi conciliare il contenuto della norma vigente con la situazione di fatto all’epoca esistente.

Cassazione civile sez. I, 27/07/2021, n.21566

Tutela del marchio: l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti va compiuto in via globale e sintetica

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti – apprezzamento che costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione – deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda e il mero ricordo mnemonico dell’altro.

Inoltre, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti, le variazioni che lasciano intatta l’identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee a escludere la confondibilità.

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, n.12570

Similitudine confusoria tra due marchi complessi e criterio di individuazione della stessa

Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto.

(Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano Brevetti e Marchi che ha escluso la possibilità di confusione tra due marchi complessi che si differenziavano per parole, colori e simboli, ancorché associati in una comune denominazione descrittiva “Music Academy”, tale tuttavia da risultare non dominante).

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, n.12566

Confondibilità dei segni in caso di affinità dei prodotti ed apprezzamento del giudice

In tema di marchio, l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti deve essere compiuto non in via analitica, attraverso l’esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro; se poi il marchio è privo di aderenza concettuale con i prodotti che contraddistingue, le variazioni che lasciano intatta l’identità del nucleo ideologico che riassume l’attitudine individualizzante del segno, debbono sempre ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità.

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, n.12570

Distinzione tra marchi forti e marchi deboli

La distinzione tra marchi forti e marchi deboli (e cioè tra segni che rispettivamente non presentano, o presentano, aderenza concettuale al prodotto o al servizio offerto) rileva nel senso che, mentre per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti a escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte.

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, n.12566

La distinzione tra marchio debole e marchio forte consta nell’intensità di tutela che ne deriva

La distinzione tra marchio debole e forte non attiene alla idoneità alla registrazione ma all’ampiezza della tutela accordata giacché soltanto rispetto a quello forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante. Per il marchio debole, invece, sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte. 

Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, n.10980

Denominazione sociale patronimica e rischio confusorio: prevale chi ha registrato prima

Qualora due società di capitali inseriscano nella propria denominazione lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione in relazione all’oggetto e al luogo delle rispettive attività, l’obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall’art. 2564 c.c. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trova deroga in caso di legittimo impiego del cognome, atteso che, in tema di denominazioni di società di capitali, il giudizio di confondibilità esige un metro più severo, visto che non opera il temperamento del “principio di verità” che invece trova spazio nella formazione del nome commerciale delle società di persone.

Cassazione civile sez. I, 06/07/2020, n.13921

La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma solo sull’intensità della tutela

In tema di marchi d’impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cosiddetto debole non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cosiddetto: forte in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti e originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti a escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni o aggiunte.

La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude – peraltro – la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell’adozione di mere varianti formali, in sé inidonee a escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l’aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all’identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente.

(Nella specie – ha precisato la Suprema corte – la Corte di appello ha evidenziato, sulla scorta di un giudizio di fatto, la esistenza di plurimi elementi di differenziazione tra i due segni, idonei a escludere la confondibilità di questi ultimi).

Cassazione civile sez. I, 14/05/2020, n.8942

Concorrenza confusoria: il divieto dell’imitazione servile tutela solo l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente

In quanto inserito nel contesto dell’articolo 2598, n. 1, del Cc, che tratta della concorrenza confusoria, il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione. Tale interesse è senz’altro soddisfatto dalla presentazione del prodotto con contenitori differenti, recanti il marchio del produttore o comunque una denominazione diversa, ovvero dalla presentazione del prodotto con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso imprenditore.

La circostanza che il prodotto rechi un marchio idoneo a attribuirne l’origine a un determinato produttore può – certamente – non essere sempre sufficiente a escludere la concorrenza per imitazione servile, essendo comunque riservato al giudice del merito l’apprezzamento circa il fatto che tale marchi non adempia alla sua funzione qualificante e distintiva.

Cassazione civile sez. I, 14/05/2020, n.8944

Valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall’imprenditore per contraddistinguere i propri prodotti e servizi

In tema di marchi, ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall’imprenditore per contraddistinguere i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l’immediata individuazione della loro provenienza, differenziandoli da quelli dei concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quella particolare categoria di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza.

Cassazione civile sez. I, 14/05/2020, n.8942

La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione

In tema di marchi d’impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.

Cassazione civile sez. I, 14/05/2020, n.8942

Esclusa la registrazione di segni che possono determinare un rischio di confusione per il pubblico

In tema di marchio di impresa, ai sensi dell’attuale lett. b) dell’art. 12, comma 1, codice proprietà industriale non possono costituire oggetto di registrazione i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; l’uso precedente del segno in ambito ultra-locale, priva il marchio del requisito della novità; l’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non costituisce ostacolo alla registrazione, nel solo caso in cui il registrante sia il solo preutente (o il suo avente causa) e non quando i preutenti, in regime di tollerata coesistenza di un preuso ultra-locale, siano due, ipotesi nella quale i preuso ultra-locale dell’altro imprenditore priva il segno di novità e impedisce la registrazione.

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, n.2976

La registrazione di un domain name che riproduce o contiene il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio

In tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un “domain name” di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la convalidazione del marchio “grazia.net” in quanto comportante un oggettivo agganciamento, atteso il medesimo nucleo ideologico-semantico, al marchio forte “Grazia”, rinomato ed altamente distintivo dell’omonima testata editoriale).

Cassazione civile sez. I, 21/02/2020, n.4721



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