Diritto e Fisco | Articoli

Registrare un nome a dominio protegge da un marchio uguale?

20 Febbraio 2022
Registrare un nome a dominio protegge da un marchio uguale?

Come può tutelarsi il titolare di un nome a dominio contro eventuali marchi registrati in un momento successivo?

Un nostro lettore ha registrato, alcuni anni fa, un indirizzo web realizzando un sito di e-commerce su cui, sino ad oggi, ha venduto i propri prodotti. Di recente, un’azienda ha utilizzato quello stesso nome come marchio concorrente. Ci viene chiesto se, in questi casi, il semplice fatto di registrare un nome a dominio protegge da un marchio uguale, benché quest’ultimo venga regolarmente registrato all’ufficio marchi e brevetti. Cosa prevede la legge a riguardo? Sul punto sarà bene ripercorrere gli ultimi orientamenti della giurisprudenza.

Il nome a dominio è un marchio?

Anche se non registrato all’ufficio “marchi e brevetti”, il nome a dominio utilizzato per un sito Internet è assimilabile a un segno distintivo dell’azienda e quindi a un marchio di fatto. E siccome il marchio non registrato ha, entro determinati limiti, valore legale, altrettanto dicasi anche per gli indirizzi di siti Internet.

Questo significa che il titolare di un nome a dominio può tutelarsi contro eventuali marchi registrati in un momento successivo.

Per poter tutelare il nome a dominio anteriore però questo deve essere dotato di “originalità”, deve cioè trattarsi di un “marchio forte”, non corrispondente a parole di uso comune. Non è possibile proteggere un sito che si chiami “cellulari.it” impedendo a chiunque di usare lo stesso nome per la propria azienda, trattandosi di una parola priva di alcuna originalità. Diverso sarebbe il discorso se il nome del sito fosse “celluphones”, in quanto nome prodotto dalla fantasia. E lo stesso dicasi anche per nomi comuni associati però ad ambiti merceologici diversi (è stato il caso di “apple” per i computer).

Sul punto si è già espressa positivamente la Cassazione secondo cui il codice della proprietà industriale riconosce il principio dell’unitarietà dei segni distintivi, per cui la violazione di uno di essi (marchio, ditta o insegna) è realizzata anche se è effettuata tramite la contraffazione o l’utilizzazione abusiva di un segno distintivo diverso. Pertanto, anche prima dell’emanazione del suddetto codice, il nome a dominio, in quanto segno distintivo atipico, godeva dello stesso trattamento degli altri segni distintivi diversi dal marchio registrato. In sintesi – afferma la Suprema Corte – al nome a dominio utilizzato nell’attività imprenditoriale con funzione di segno distintivo va applicata la tutela espressa dal codice di proprietà industriale.

Del resto è anche vero il contrario: la registrazione di un nome a dominio che riproduce un marchio altrui già esistente costituisce una contraffazione del marchio stesso. Sicché non si può usare, come indirizzo di un sito Internet, il nome di un marchio preesistente [2], neanche in caso di piccole modifiche. È peraltro vietato adottare come nome dominio di un sito un segno distintivo uguale o simile all’altrui marchio anche se quest’ultimo non è notorio.

L’adozione di un nome di dominio successivamente alla domanda di registrazione di un marchio, giustifica la revoca dell’assegnazione del nome a dominio stesso in quanto, proprio per le caratteristiche di Internet, finirebbe per consentire allo stesso un’utilizzazione anche oltre il limite dell’ambito locale del marchio, determinando il rischio di confusione.

Si può vietare un marchio uguale a un nome a dominio?

Come abbiamo anticipato, se il titolare del sito Internet si è limitato a registrare solo il dominio ma non ha registrato anche il relativo marchio, l’indirizzo web può essere ugualmente tutelato, ma la sua tutela sarà limitata: sarà cioè quella di un marchio di fatto. A tal fine si possono verificare due diverse ipotesi:

  • se il nome a dominio ha una notorietà solo locale, ossia limitata a un ambito geografico ristretto (ad esempio il Comune o la regione) oppure a un numero di persone limitato, il relativo titolare non può impedire la successiva registrazione di un marchio con lo stesso nome, ma quest’ultimo non potrà impedire al primo di continuare ad esistere, limitatamente però ai confini territoriali in cui è stato usato sino ad allora. Quindi, i due marchi dovranno convivere e nessuno dei due può costringere l’altro a cambiare nome;
  • se invece la notorietà del nome a dominio è nazionale, ossia non limitata a un ristretto ambito territoriale o di pubblico, il relativo titolare può impedire la successiva registrazione del marchio identico o similare. In tal caso, quindi, prevale il marchio non registrato proprio in ragione della notorietà che ha acquisito su vasta scala. Dunque, la notorietà accompagnata dal preuso permetterà di invalidare il marchio confondibile che il terzo abbia successivamente registrato.

note

[1] Cass. sent. n. 20189/2017. La Suprema Corte conferma la sua adesione all’orientamento seguito dalla giurisprudenza sin da Trib. Modena, ord. 23 agosto 2000 (4178/1); Trib. Modena, sez. dist. di Sassuolo, 10 ottobre 2000, ord. (4247/1); Trib. Pistoia, 10 novembre 2000, ord. (4250/1); Trib. Modena, 25 gennaio 2001, ord. (4260/1); Trib. Bologna, 29 agosto 2007, decr. (3166/1), orientamento che configura quale contraffazione di marchio anche l’adozione confusoria di un nome a dominio. Nello stesso senso si vedano anche le pronunce più recenti come Trib. Roma, 9 dicembre 2014 (6259/2) e Trib. Bologna, 9 settembre 2015 (6313/1) che fanno applicazione del principio dell’unitarietà dei segni distintivi ora sancito dall’art. 22 c.p.i. Sul tema cfr. GALLI, I domain names nella giurisprudenza, Milano, 2001 e SIRONI in VANZETTI, sub art. 12 c.p.i.

[2] Cass. sent. n. 4721/2020.


Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non hanno ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube