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Nome a dominio e marchio: Cassazione

20 Febbraio 2022
Nome a dominio e marchio: Cassazione

Marchi e siti Internet: l’indirizzo di un sito può essere tutelato? Che succede se l’indirizzo url è uguale o simile a un marchio precedente?

La registrazione di un domain name che riproduce o contiene il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio

La registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.

In tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un “domain name” di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la convalidazione del marchio “grazia.net” in quanto comportante un oggettivo agganciamento, atteso il medesimo nucleo ideologico-semantico, al marchio forte “Grazia”, rinomato ed altamente distintivo dell’omonima testata editoriale).

Cassazione civile sez. I, 21/02/2020, n.4721

La registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.

Cassazione civile sez. I, 21/02/2020, n.4721

Esclusa la registrazione di segni che possono determinare un rischio di confusione per il pubblico

In tema di marchio di impresa, ai sensi dell’attuale lett. b) dell’art. 12, comma 1, codice proprietà industriale non possono costituire oggetto di registrazione i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; l’uso precedente del segno in ambito ultra-locale, priva il marchio del requisito della novità; l’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non costituisce ostacolo alla registrazione, nel solo caso in cui il registrante sia il solo preutente (o il suo avente causa) e non quando i preutenti, in regime di tollerata coesistenza di un preuso ultra-locale, siano due, ipotesi nella quale i preuso ultra-locale dell’altro imprenditore priva il segno di novità e impedisce la registrazione.

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, n.2976

Il nome di dominio è assimilabile a un segno distintivo

Gli art. 13 e 17 l.m. (e le norme corrispondenti del c.p.i.) riconoscono il principio dell’unitarietà dei segni distintivi, per cui la violazione di uno di essi (marchio, ditta o insegna) è realizzata anche se è effettuata tramite la contraffazione o l’utilizzazione abusiva di un segno distintivo diverso. Pertanto, anche prima dell’emanazione del c.p.i., il nome a dominio, in quanto segno distintivo atipico, godeva dello stesso trattamento degli altri segni distintivi diversi dal marchio registrato.

Al nome a dominio utilizzato nell’attività imprenditoriale con funzione di segno distintivo deve essere applicata la tutela espressa dal codice produzione industriale e, in passato, dalla previgente “legge marchi”. Il principio dell’unitarietà dei segni distintivi comporta che la violazione è realizzata anche se effettuata tramite l’utilizzazione non autorizzata di un segno distintivo diverso, nell’ambito dell’offerta di prodotti o servizi tra loro affini.

Nel periodo anteriore all’entrata in vigore del c.p.i. ai nomi a dominio di siti Internet si applicava la legge sui marchi anche se si trattava di segni distintivi atipici, poiché tali nomi permettono di accedere, nell’ambito di Internet, ad un vasto mercato commerciale di dimensioni globali e consentono di identificare il titolare del sito web e i prodotti e servizi offerti al pubblico. Infatti tali nomi rivestono una vera e propria capacità distintiva, in quanto, secondo l’attuale concezione sulla natura e la funzione del marchio, non si limitano a indicare la provenienza del prodotto o del servizio, ma svolgono una funzione pubblicitaria e suggestiva, che ha la finalità di attrarre il consumatore, inducendolo all’acquisto.

La Suprema Corte conferma la sua adesione all’orientamento seguito dalla giurisprudenza sin da Trib. Modena, ord. 23 agosto 2000 (4178/1); Trib. Modena, sez. dist. di Sassuolo, 10 ottobre 2000, ord. (4247/1); Trib. Pistoia, 10 novembre 2000, ord. (4250/1); Trib. Modena, 25 gennaio 2001, ord. (4260/1); Trib. Bologna, 29 agosto 2007, decr. (3166/1), orientamento che configura quale contraffazione di marchio anche l’adozione confusoria di un nome a dominio. Nello stesso senso si vedano anche le pronunce più recenti come Trib. Roma, 9 dicembre 2014 (6259/2) e Trib. Bologna, 9 settembre 2015 (6313/1) che fanno applicazione del principio dell’unitarietà dei segni distintivi ora sancito dall’art. 22 c.p.i. Sul tema cfr. GALLI, I domain names nella giurisprudenza, Milano, 2001 e SIRONI in VANZETTI, sub art. 12 c.p.i.

Cassazione civile sez. I, 18/08/2017, n.20189

L’utilizzo, come nome a dominio Internet, di denominazione corrispondente a marchio anteriore altrui non notorio, è illecito

L’utilizzo, come nome a dominio Internet, di una denominazione corrispondente ad un marchio anteriore registrato altrui non notorio è illecito e il titolare del marchio può chiedere inibirsi quell’utilizzo e la riassegnazione del dominio, sempre che i due segni siano riferiti a prodotti o servizi confondibili, in quanto affini.

Cassazione civile sez. I, 18/08/2017, n.20189



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