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Tutela marchio di fatto: Cassazione

20 Febbraio 2022
Tutela marchio di fatto: Cassazione

Marchio non registrato e conflitto con marchio registrato anteriore o successivo: ultime sentenze.

In tema di convalidazione del marchio successivo

L’art. 48 del r.d. n. 929 del 1942 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 45 del d.lgs. n. 480 del 1992), laddove prevede la cd. convalidazione del marchio successivo e confondibile se usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, trova applicazione non soltanto nell’ipotesi di conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo registrato, ma anche in quella di conflitto tra marchi registrati, restando irrilevante la circostanza che a partire dal 1981 e fino al 1992 sia cessato il sistema della pubblicazione dei brevetti nel Bollettino originariamente previsto dall’art. 97 del r.d. n. 1127 del 1939 (sempre nel testo anteriore alla novella introdotta dall’art. 85 del d.lgs. n. 480 del 1992), dovendosi conciliare il contenuto della norma vigente con la situazione di fatto all’epoca esistente.

Cassazione civile sez. I, 27/07/2021, n.21566

Marchi d’impresa e conseguenze del preuso di un marchio non registrato che non importi notorietà di esso

In tema di marchi d’impresa, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005, il preuso di un marchio non registrato che non importi notorietà di esso, o che ne importi una notorietà puramente locale (nella specie, per la commercializzazione dei prodotti attuata soprattutto mediante la vendita ambulante e solo limitatamente nell’ambito di alcuni negozi), non esclude la novità del marchio successivo e, quindi, la possibilità che il medesimo sia registrato; tuttavia, il detto preuso locale conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell’ambito dell’uso fattone, senza però che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch’egli uso nella zona di diffusione locale, essendo in tale ipotesi configurabile una sorta di regime di “duopolio”, atto a consentire, nell’ambito locale, la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato.

Cassazione civile sez. I, 27/12/2019, n.34531

Proprietà industriale e diritti legati al preuso di un marchio di fatto

In tema di proprietà industriale, il preuso di un marchio di fatto comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato da terzi, venendo a mancare, in tal caso, il requisito della novità; ne consegue che il preutente può avvalersi del menzionato diritto di esclusiva, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ottenendo la dichiarazione di nullità della registrazione altrui, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti.

Cassazione civile sez. I, 31/05/2019, n.14925

La debolezza del marchio non esclude che, al fine di poterlo mantenere ed opporsi alla registrazione altrui, se ne possa provare il preuso

In tema di marchi di impresa, la debolezza del marchio non esclude che, al fine di poterlo mantenere ed opporsi alla registrazione altrui, se ne possa provare il preuso anche a mezzo della prova testimoniale, il cui valore dovrà essere apprezzato in comparazione con le complessive risultanze processuali ed unitamente agli eventuali riscontri documentali offerti dalla parte, non potendosi attribuire ex se valore dirimente alla mancata pubblicizzazione dei segni distintivi con i mezzi di stampa e televisivi (fattispecie relativa ai marchi “Baby & Baby”, “Geo Natural”, “Gommolosi” e “Carina” impiegati per contraddistinguere giocattoli e considerati deboli perché derivati da nomi o aggettivi che alludono ai giochi per bambini o al materiale utilizzato per produrli).

Cassazione civile sez. I, 13/07/2018, n.18725

Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale sono competenti anche per le controversie relative al marchio di fatto non registrato

La competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, cui sono riservate, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), tutte le controversie sui diritti di proprietà industriale, titolati e non, ricomprende anche quelle relative al marchio di fatto non registrato, atteso che tale segno risulta rafforzato dall’introduzione del predetto codice e gode ormai di una tutela giurisdizionale non diversa da quella del marchio registrato, come è dato evincere dagli artt. 1 (contenente un richiamo generico ai marchi, tale da ricomprendere anche quelli non registrati) e 2, comma 4 (secondo cui “sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato”), del medesimo codice.

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2018, n.3399

Marchio: se la registrazione decettiva viene dichiarata nulla, il preutente che ha provveduto a formalizzarla non perde il diritto di continuare a farne uso

Il preuso di un marchio di fatto, ai sensi della legge Marchi (applicabile “ratione temporis”, e ora dei corrispondenti artt. 12 e 28 c.p.i., di cui al d.lg. n. 30 del 2005), comporta che il preutente abbia il diritto all’uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto dalla ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti. Ne consegue che, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto.

Cassazione civile sez. I, 01/02/2018, n.2499

I marchi di fatto posteriori a marchi registrati o di fatto non sono convalidabili

L’istituto della convalidazione è inapplicabile ai marchi di fatto posteriori a marchi anteriori registrati o di fatto.

Ai marchi di fatto, posteriori a marchi anteriori registrati o di fatto, non si applica l’istituto della convalidazione.

Cassazione civile sez. I, 20/04/2017, n.9968

L’atto unilaterale non è idoneo a riconoscere il diritto sul marchio di fatto

Il diritto sul marchio di fatto può acquistarsi soltanto attraverso l’uso del segno nel territorio dello Stato, non anche per mezzo di un atto unilaterale (quale l’atto di riconoscimento di un tale diritto) non permettendolo i principi sul numerus clausus degli atti unilaterali come fonti di obbligazioni.

Cassazione civile sez. I, 05/04/2017, n.8808

Il preutente di un marchio di fatto non può vietarne al successivo registrante l’utilizzo nella zona di diffusione locale

In materia di marchio d’impresa, si applica il principio (non estendibile alla ditta) secondo cui il preuso locale di un marchio di fatto attribuisce al preutente la facoltà di continuare ad usarlo nel medesimo ambito territoriale anche dopo la registrazione da parte di altri di un marchio simile od eguale, ma non anche il diritto di vietare al successivo registrante l’utilizzazione del marchio nella zona di diffusione locale.

Il conflitto tra ditta anteriore utilizzata in fatto dalla cessionaria di un’azienda (e contenente il patronimico del cedente) e ditta successiva registrata da altri contenente il medesimo patronimico non può essere risolto alla stregua del principio, rilevante in tema di marchio d’impresa, secondo cui il preuso locale di un marchio di fatto attribuisce al preutente la facoltà di continuare ad usarlo nel medesimo ambito territoriale anche dopo la registrazione da parte di altri di un marchio simile od eguale, ma non anche il diritto di vietare al successivo registrante l’utilizzazione del marchio nella zona di diffusione locale; e ciò per la ragione che, versandosi nel caso di segni utilizzati non già come marchio ma come ditta, emerge il problema dell’equilibrio tra il principio di verità (o corrispondenza tra la ditta e il nome dell’imprenditore ex art. 2563, II co., c.c.) e le sue eccezioni, pure contenute nel secondo comma dell’art. 2563 c.c., nella parte in cui esso fa rinvio all’art. 2565 c.c. sul trasferimento della ditta (a norma del quale il diritto alla ditta può fondarsi anche sul trasferimento dell’azienda che di esso nome si sia giovata).

Cassazione civile sez. I, 17/01/2017, n.971

La disciplina sulla convalidazione del marchio si applica per conflitti non solo tra un marchio di fatto e uno registrato, ma anche tra due marchi registrati

L’articolo 48 del regio decreto n. 929 del 1942 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 45 d.lg. n. 480 del 1992), là dove prevede la convalidazione del marchio successivo e confondibile, se usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, trova applicazione non soltanto nella ipotesi di conflitto tra un marchio anteriore di fatto e uno successivo registrato, ma anche nella ipotesi di conflitto tra due marchi ambedue registrati. Ciò si desume sia dalla lettera della legge, che faceva riferimento ai marchi conosciuti, i quali non sono soltanto quelli di fatto, sia dalla sua ratio che era quella di evitare che il preadottante potesse appropriarsi in mala fede dell’avviamento di chi aveva utilizzato per secondo il marchio.

Cassazione civile sez. I, 20/05/2016, n.10519

Preuso e notorietà ultralocale del marchio di fatto

Il preuso di un marchio di fatto, per una specialità gastronomica regionale (nella specie, la tortionata, un dolce tipico di Lodi), ma comunque distribuito anche altrove, ben può avere notorietà non puramente locale ma più ampia, anche nazionale (desumibile da pubblicazioni specializzate), pertanto invalidante, per difetto di novità, la successiva registrazione di quel segno ad opera di terzi.

Cassazione civile sez. I, 20/05/2016, n.10519

Il preuso di un marchio di fatto con notorietà non puramente locale comporta diritto all’uso esclusivo dal preutente e invalidità della registrazione da terzi

Il preuso di un marchio di fatto con notorietà non puramente locale comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato a opera di terzi, venendo in tale caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all’art. 48 r.d. n. 929 del 1942) il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione.

Cassazione civile sez. I, 20/05/2016, n.10519



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