Un marchio debole può diventare forte col successo?

Un marchio debole, fatto di parole comuni, può acquisire forza e maggiore tutela contro le imitazioni grazie al successo commerciale. Spiegazione del “secondary meaning” e della differenza tra marchi deboli e forti.

Creare un marchio non è facile. C’è chi inventa un nome di pura fantasia, creando un cosiddetto “marchio forte”. E c’è chi sceglie di usare parole comuni, magari con una piccola modifica, creando un “marchio debole” (come nel caso “Divani&Divani”). Molti imprenditori credono che questa seconda scelta offra una protezione legale minima, quasi inesistente, contro i concorrenti che decidono di imitarli. Ma è davvero così? Cosa succede se quel marchio debole, grazie a enormi investimenti pubblicitari e a un successo strepitoso, diventa famoso in tutto il mondo? La domanda che molti si pongono è:

un marchio debole può diventare forte col successo? La risposta della giurisprudenza è sì, e questo cambiamento, noto come “secondary meaning”, trasforma radicalmente il livello di tutela contro le imitazioni.

Che differenza c’è tra marchio forte e marchio debole?

Un marchio “forte” è un segno che ha un’elevata capacità distintiva fin dalla sua nascita. Solitamente si tratta di parole inventate (di pura fantasia) o di termini che non hanno alcuna relazione logica con il prodotto che identificano. Proprio perché sono così originali, ricevono una tutela legale molto ampia, che copre non solo le imitazioni identiche, ma anche quelle simili o che creano assonanze.

Un marchio “debole”, invece, è un segno che ha una capacità distintiva più bassa. Spesso è composto da parole di uso comune o da termini che descrivono in qualche modo le qualità, la natura o la destinazione del prodotto. La sua protezione legale è tradizionalmente più limitata.

“Kodak” per le macchine fotografiche è un marchio forte (parola inventata). “Mela” (Apple) per i computer è un marchio forte (parola comune, ma senza alcun nesso con l’informatica). Al contrario, “La Sedia Veloce” per un’azienda di sedie da ufficio sarebbe un marchio debole, perché descrittivo.

Un marchio è “debole” quando descrive il prodotto, il servizio, la sua qualità, o la sua provenienza. Usa parole comuni o che suggeriscono chiaramente cosa stai comprando.

Perché è debole? Perché usa termini che chiunque altro nel settore dovrebbe essere libero di usare. La legge non può dare l’esclusiva su parole come “buono”, “veloce” o “pizza”.

La sua protezione legale è molto limitata. Un concorrente può creare un nome molto simile, cambiando solo un piccolo dettaglio, e probabilmente farla franca. Questo crea enorme confusione per i clienti.

Esempi di marchi deboli:

• “PizzaVeloce” per una pizzeria d’asporto.

• “ScarpeBelle” per un negozio di scarpe.

• “SuperPulito” per un’impresa di pulizie.

• “FrigoPerfetto” per un produttore di frigoriferi.

Se tu hai “PizzaVeloce”, un tuo concorrente può aprire “Pizza SuperVeloce” o “PizzaVelocissima” e tu avrai molta difficoltà a impedirglielo. Il nucleo del nome (“pizza”, “veloce”) è descrittivo e non puoi appropriartene.

Un marchio è “forte” quando non ha alcun legame logico con il prodotto che vende. È un nome di pura fantasia o una parola reale usata in un contesto totalmente diverso (arbitrario).

Perché è forte? Perché è unico. È stato inventato da zero solo per identificare quel prodotto. Non c’era bisogno di usare quel nome, quindi la legge lo protegge con molta più forza.

La protezione legale è ampissima. Qualsiasi nome che suoni o assomigli anche vagamente all’originale può essere bloccato, perché l’unica ragione per cui un concorrente userebbe un nome simile sarebbe per copiare e creare confusione.

Esempi Pratici di Marchi Forti:

• “Kodak” (non significava nulla prima che lo inventassero).
• “Zalando” (una parola inventata).
• “Rolex” (nome di fantasia per orologi).

Una parola comune può essere un marchio valido?

Sì, anche una parola di uso comune può essere un marchio registrabile e valido. Il requisito fondamentale è che, pur essendo una parola nota, non deve avere una

funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto. L’imprenditore deve collegare quella parola al prodotto attraverso un accostamento di fantasia, in modo da attribuirle un carattere originale e un’efficacia “individualizzante”. Anche un marchio debole, quindi, deve avere un minimo di originalità che lo renda riconoscibile.

Il marchio “Divani&Divani” (al centro della sentenza della Cassazione n. 1861/2015) usa una parola comunissima (“divani”). La sua (debole) originalità iniziale derivava dalla ripetizione della parola e dall’inserimento della “e” commerciale (&).

Quanta tutela ha un marchio debole contro le imitazioni?

Qui sta il punto spesso frainteso. Una vecchia interpretazione, seguita anche dalla Corte d’Appello nel caso esaminato, sosteneva che la tutela del marchio debole fosse limitata solo all’

imitazione integrale (cioè alla copia identica). Qualsiasi piccola variazione, secondo questa tesi, sarebbe bastata a evitare la contraffazione. La Corte di Cassazione, al contrario, ha stabilito che la qualificazione di un marchio come “debole” non impedisce affatto di proteggerlo. Anche un marchio debole è tutelato se l’imitazione adotta mere varianti formali, inidonee a escludere la confondibilità.

Nel caso “Divani&Divani” (originale) contro “Divini&Divani” (imitazione), la Cassazione ha spiegato che la Corte d’Appello aveva sbagliato. Quest’ultima riteneva che, essendo il marchio debole, la variante della lettera “i” fosse sufficiente a distinguere i due segni. La Suprema Corte, invece, ha imposto di valutare se, nonostante la variante, l’imitatore si stesse appropriando del

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nucleo cui è affidata la funzione distintiva, ingannando il consumatore.

Cos’è il “secondary meaning” (o second meaning)?

Questo è il concetto fondamentale. Si parla di secondary meaning (o “significato secondario”) per descrivere il processo attraverso cui un marchio, che originariamente era debole o addirittura privo di carattere distintivo, acquista tale capacità nel corso del tempo. Come? Attraverso l’uso intenso che ne viene fatto sul mercato. L’elevata diffusione pubblicitaria e il successo commerciale (nazionale e internazionale) fanno sì che quel segno, nella percezione del pubblico, perda il suo significato comune originario e venga associato in modo quasi automatico a

quella specifica impresa.

La parola “divani” è comune. Ma se un’azienda spende milioni in pubblicità per anni, il consumatore medio, sentendo “Divani&Divani”, non pensa più a un divano generico, ma specificamente a quel produttore e a quella catena di negozi. Il marchio ha acquisito un “significato secondario”.

Come cambia la protezione del marchio col successo?

Quando un marchio debole acquisisce “secondary meaning”, la sua natura cambia: esso si trasforma a tutti gli effetti in un marchio “forte”. La conseguenza legale è importantissima: la sua tutela si “rafforza” e si espande. Non sarà più protetto solo dalle copie identiche (come riteneva erroneamente la Corte d’Appello), ma beneficerà di una protezione ampia contro qualsiasi tentativo di imitazione che possa orientare le scelte dei potenziali acquirenti e generare confusione. Il giudice, quindi, dovrà valutare se, grazie al successo accumulato, il marchio abbia acquisito una forza distintiva tale da fare riconoscere come rafforzata la propria capacità distintiva (come stabilito dalla Cassazione, sent. n. 1861/2015).